Sumário: 1. Introdução – 2. Direito de propriedade intelectual x direito de propriedade industrial – 3. Histórico do direito de propriedade industrial: 3.1. Crítica à propriedade intelectual – 4. A Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) – 5. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – 6. Das patentes de invenção e de modelo de utilidade: 6.1. Conceito e requisitos de patenteabilidade da invenção e do modelo de utilidade; 6.2. Procedimento do pedido de patente; 6.3. Certificado de adição de invenção; 6.4. Patentes pipeline – 7. Desenho industrial: 7.1. Conceito e requisitos de registrabilidade do desenho industrial; 7.2. Procedimento de registro do desenho industrial – 8. Marca: 8.1. Espécies de marca; 8.2. Procedimento do pedido de registro de marca – 9. Indicações geográficas – 10. Trade dress (Conjunto-imagem) – 11. Questões.
“Vemos, então, que um sistema de direitos de propriedade sobre ‘objetos ideais’ necessariamente requer violação de direitos à propriedade de outros indivíduos, como, por exemplo, usar sua própria propriedade tangível como bem entender. Tal sistema requer uma nova regra de apropriação que subverta a regra do primeiro ocupante. PI, ao menos na forma de patentes e direitos autorais, não pode ser justificada.
Não é de surpreender que advogados de PI, artistas e inventores costumem tomar como dada a legitimidade da PI. No entanto, aqueles mais preocupados com a liberdade, verdade e com direitos não deveriam tomar como dado o uso institucionalizado da força para aplicar direitos sobre PI. Pelo contrário, deveríamos reafirmar a primazia dos direitos individuais sobre nossos corpos e recursos escassos apropriados.” (Stephen Kinsella, em Contra a propriedade intelectual)
Vimos que o empresário (empresário individual ou sociedade empresária), para iniciar o exercício de uma atividade econômica (empresa) que lhe propicie auferir lucros, necessita organizar todo um complexo de bens que lhe permita desempenhar tal mister. A esse complexo de bens (ponto, equipamentos, marca, matéria-prima, capital etc.) dá-se o nome de estabelecimento empresarial, e dentre esses bens incluem-se não apenas bens materiais, mas também bens imateriais (marcas, invenções, desenhos industriais, modelos de utilidade etc.).
Esses bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial são tão importantes, no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, que o ordenamento jurídico confere a eles uma tutela jurídica especial, hodiernamente agrupada num sub-ramo específico do direito empresarial chamado de direito de propriedade industrial.
O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados.
Antes de iniciarmos o estudo específico do direito de propriedade industrial, sobretudo com a análise da legislação aplicável no Brasil, faz-se necessário, preliminarmente, identificá-lo entre as diversas ramificações do direito e situá-lo como sub-ramo específico do regime jurídico-empresarial.
Na verdade, o direito de propriedade industrial é espécie do chamado direito de propriedade intelectual, que também abrange o direito autoral, outros direitos sobre bens imateriais e, segundo alguma doutrina, ainda o direito antitruste. Pode-se dizer, pois, que o direito de propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies o direito do inventor (direito de propriedade industrial), intrinsecamente ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito autoral).
O que o direito de propriedade industrial e o direito autoral têm em comum, pois, é o fato de protegerem bens imateriais, que resultam da atividade criativa do gênio humano, e não de forças físicas, razão pela qual são agrupados sob a denominação comum de direito de propriedade intelectual.
Ressalte-se, todavia, que embora o direito do autor e o direito do inventor sejam ambos agrupados sob a rubrica genérica intitulada direito de propriedade intelectual, como visto, há relevantes diferenças entre eles, sobretudo no que se refere ao regime de proteção jurídica aplicável, e isso se dá, sobretudo, porque o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica.
Diante do acima exposto, como a presente obra tem por objetivo específico analisar o regime jurídico-empresarial, centraremos nossos estudos no direito de propriedade industrial, que cuida especificamente das criações voltadas à exploração de atividade econômica.
O saber sempre ocupou lugar de destaque na história da humanidade. A criatividade do ser humano, ao longo de sua existência na terra, propiciou o desenvolvimento da sociedade, embora também tenha, em contrapartida, provocado grandes conflitos, como as duas Grandes Guerras mundiais.
Hodiernamente, diante do fenômeno da globalização da economia, os processos criativos e a competitividade empresarial têm se intensificado, e, consequentemente, há uma maior preocupação com a proteção das criações do gênio humano na área industrial e econômica.
Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o homem não teve a preocupação específica de proteger seus inventos. Alguns autores destacam que o direito do inventor ou criador somente passou a ser reconhecido quando o homem foi capaz de reproduzir em grande escala as suas ideias.
Após a Revolução Industrial, a humanidade, surpresa com a mudança nas relações econômicas provocadas pela passagem do sistema artesanal para a indústria, atentou para a inexorável realidade de que a criação era o grande instrumento de poder e riqueza.
A história registra, todavia, que o primeiro caso conhecido de proteção concedida a um invento se deu em 1236 – muito antes, portanto, da Revolução Industrial –, quando, na cidade de Bordeaux, na França, concedeu-se a Bonafasus de Sancta e Companhia o direito de explorar com exclusividade, por 15 (quinze) anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã.
Também se sabe que Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio da criação em todos os tempos, tinha o cuidado de proteger suas obras, usando artifícios variados para tanto, como a prática de escrever ao contrário ou de deixar erros propositais nos seus textos. Pelo visto, Leonardo da Vinci estava realmente à frente de seu tempo, uma vez que, num período em que ainda não se tinha a plena noção da necessidade de proteção das invenções, ele mesmo já se encarregava de fazê-lo, sabedor da importância de se defender o saber criativo.
Todavia, esses primeiros registros de proteção das criações e invenções identificados pelos historiadores na Europa consistiam apenas em meros privilégios, sempre vinculados a critérios políticos de conveniência e oportunidade.
A realidade começa a mudar um pouco, no entanto, com o surgimento das codificações de patentes editadas em Veneza (1474) e na Inglaterra (1623/1624), esta chamada de statute of monopolies. Estas duas codificações acabaram com os antigos privilégios medievais e introduziram alguns ideais que até hoje são observados pelo direito de propriedade industrial (por exemplo, os requisitos da novidade e da aplicação industrial para a caracterização de uma invenção).
Ocorre que, como dissemos acima, somente após Revolução Industrial é que se percebeu a real importância de conferir proteção aos direitos de propriedade industrial, o que acabou provocando a realização de um grande encontro de nações, a Convenção de Paris, que se reuniram pela primeira vez em 1883, com a finalidade de tentar harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade industrial.
Desse contexto o Brasil não ficou de fora, tendo sido um país pioneiro em tema de propriedade intelectual. Com efeito, o Brasil foi um dos países fundadores da Convenção de Paris, a qual, conforme destacamos, começou, no final do século XIX, a estabelecer as primeiras matrizes para a uniformização internacional da defesa da propriedade intelectual e industrial.
No plano constitucional, quase todas as Constituições brasileiras, ao longo de nossa história, cuidaram do direito de propriedade industrial. A nossa primeira Constituição, a de 1824, já se referia à proteção da propriedade industrial, em seu art. 179, inciso XXVI, que assim dispunha: “os inventores terão propriedade de suas descobertas ou das produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.
A Constituição de 1891 também tratou do assunto, mantendo a garantia de privilégio aos inventores, dispondo, em seu art. 72, § 25, que “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento”; e a Constituição de 1934 praticamente não alterou a redação do texto constitucional anterior, conforme expressa o art. 113, item 18: “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. A Constituição de 1937, infelizmente em descompasso com a tradição constitucional brasileira, não trouxe nenhuma referência expressa aos direitos de propriedade industrial.
A Constituição de 1946, por sua vez, voltou a dispor de forma expressa sobre as criações e os inventos industriais, fazendo-o no seu art. 141, § 17. A Constituição de 1967 também cuidou da matéria em seu art. 150, § 24, dispondo que “a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”.
Finalmente, a nossa atual Constituição, a de 1988, cuida dos direitos de propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo, em seu art. 5.°, inciso XXIX, o seguinte: “a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Mais recentemente, dando sequência à tendência de internacionalização do direito de propriedade industrial, que se iniciou com a Convenção da União de Paris, decorrente da necessidade de uniformização das regras entre os diversos países, foi celebrado o Acordo TRIPS, Tratado Internacional integrante de um conjunto de acordos assinados em 1994 que encerraram a conhecida Rodada Uruguai, dando origem à Organização Mundial do Comércio (OMC). Também é chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), mas a denominação TRIPS é mais usada por derivar das iniciais em inglês do referido tratado. O Brasil ratificou o Acordo TRIPS por meio do Decreto Legislativo 30/1994 e o promulgou pelo Decreto presidencial 1.355/1994.
Sobre a incorporação do Acordo TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro, estabeleceu-se polêmica interessante. Segundo o próprio texto do acordo, sua vigência ficaria postergada por cinco anos nos “países em desenvolvimento”, como é o caso do Brasil. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, nos primeiros casos que julgou sobre o tema, que a aplicação do Acordo TRIPS no Brasil foi imediata, em razão de nosso país não ter optado expressamente pela postergação de cinco anos prevista no texto do tratado.
Acordo TRIPS. Vigência no Brasil. Precedente da Corte. 1. O que sustenta o período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obrigatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo TRIPS. Esta Corte já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, “em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do TRIPS no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo” (REsp n.° 423.240/RJ, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15/3/04). 2. Recurso especial não conhecido (REsp 661.536/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3.ª Turma, j. 07.04.2005, DJ 30.05.2005, p. 375).
No entanto, posteriormente o STJ alterou seu entendimento, afirmando que o próprio texto do Acordo TRIPS prevê que nos países em desenvolvimento sua vigência será prorrogada por cinco anos, independentemente de manifestação expressa do país nesse sentido.
Recurso especial. Propriedade industrial. Prorrogação do prazo de patente concedida nos termos da Lei n. 5.772/71 por mais cinco anos. Acordo TRIPS. Vigência no Brasil. I. O Acordo Internacional TRIPS – inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 –, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos – nos termos da Lei n. 5.772/71 – para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. II – A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09. Recurso Especial provido (REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009).
Antes de começarmos a analisar detalhadamente a legislação brasileira sobre propriedade industrial, é preciso destacar que, segundo a visão liberal adotada na presente obra, há bons argumentos para se defender a extinção completa do arcabouço normativo que disciplina todo o direito de propriedade intelectual, principalmente a parte específica que trata das patentes.
A defesa jusnaturalista da propriedade industrial tem fundamento na visão de John Locke, segundo a qual os indivíduos têm direito natural aos frutos de seu próprio trabalho. Assim, o que uma pessoa cria com seu próprio esforço e inteligência só pode pertencer a ela e a ninguém mais. O que ela fez não existiria senão pelo próprio trabalho dela.
Essa abordagem ganhou força com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que afirma “o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultantes de trabalhos científicos, literários ou artísticos pelo seu autor”. Algumas disposições constitucionais constantes do capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF/1988 também reforçam essa ideia.
Uma dificuldade dessa abordagem, porém, está na atribuição de um valor ao trabalho intelectual efetuado. Se o inventor tem direito natural aos frutos do seu trabalho intelectual, a ele só seria devido o valor equivalente à sua contribuição, o que não equivale necessariamente ao valor total da obra resultante. Afinal, invenções não são criadas do nada. As ideias partem sempre de outras previamente concebidas e difundidas. O iPhone, por exemplo, é uma criação desenvolvida a partir de ideias e tecnologias que remontam à invenção do telefone. Nessa perspectiva, seria injusto afirmar que o inventor do iPhone – por ser este fruto de seu labor intelectual – tem direito natural ao valor total atribuído à sua invenção. O iPhone, na verdade, é resultado do esforço intelectual combinado de vários inventores ao longo de mais de uma centena de anos.
Por outro lado, dificilmente alguém poderá sugerir que Graham Bell pôde se apropriar inteiramente dos frutos decorrentes do seu trabalho na invenção do telefone. Frutos que repercutem até os dias de hoje.
O fato é que ainda que fosse possível a perfeita identificação da contribuição de cada inventor e de seu respectivo valor de mercado, não é certo que o valor de mercado de uma criação constitui fruto do trabalho de seu inventor.
Imagine-se, por exemplo, o criador de uma nova droga medicinal. O valor de mercado vai depender de vários fatores que incluem a extensão do monopólio legal concedido, a disponibilidade e os preços de produtos substitutos etc. O inventor jamais poderá dizer que criou tudo isso e que, por esta razão, todo esse valor lhe é naturalmente devido.
Ainda sob a perspectiva jusnaturalista, defende-se também o direito de propriedade intelectual com o argumento de que seria justo reconhecer direito aos frutos do trabalho intelectual como forma de recompensar o seu criador.
Entretanto, como a identificação da contribuição útil de cada inventor é impossível, a lei acaba por conceder direitos com base em critérios invariavelmente arbitrários. Uma criação complexa, ainda que genial e feita após grande esforço intelectual, como a fórmula E=mc2 (fórmula de equivalência massa-energia), não merece proteção. Já uma criação simples, desde que conte com uma pequena modificação, pode embasar a concessão de patentes valiosíssimas (isso é muito comum, por exemplo, na biotecnologia).
A falha lógica nesse argumento da “recompensa” é considerar que a única recompensa possível ao criador é a concessão de direitos de propriedade sobre suas criações. Será que os grandes feitos da humanidade só podem ser recompensados com o deferimento de um monopólio legal? E a gratidão, o reconhecimento público, os prêmios, os elogios, o status etc.?
Mais: o próprio John Locke condiciona o direito de propriedade sobre os frutos do próprio labor. Primeiro, não pode haver prejuízo à posição de terceiros. Mas, segundo as leis de propriedade industrial, o inventor que primeiro depositar pode condicionar a produção, o uso e a venda por terceiros, ainda que estes tenham alcançado o mesmo resultado criativo de forma independente. Isso faz com que o detentor de uma patente, na verdade, se torne dono da propriedade tangível de terceiros. Com efeito, imagine-se um objeto patenteado qualquer: mesmo que eu tenha a matéria-prima necessária para fazer esse objeto e consiga fabricá-lo, ele não me pertencerá por completo, já que o titular da patente pode me impedir de usá-lo como eu bem entender.
Ademais, Locke não admitia desperdício na aquisição de propriedade. Eu não posso me apropriar de mais do que preciso e destruir ou desperdiçar o resto que encontrar. Mas quando um detentor de direitos de Propriedade industrial (uma patente, por exemplo) previne o uso por terceiros (ou proibindo ou cobrando para tanto), há um claro desperdício, já que ideias (ou expressões de ideias – as invenções), sendo não exclusivas, poderiam ser utilizadas por outros de forma benéfica.
Enfim, tudo isso resume bem por que um direito de propriedade industrial não pode ser considerado um direito natural de seu criador. Trata-se apenas de um privilégio estatal, concedido arbitrariamente.
A justificativa utilitária é basicamente a que fundamenta o atual sistema de direitos de propriedade intelectual, no mundo todo. A Constituição americana, por exemplo, tem uma cláusula nesse sentido, afirmando que o Congresso pode conceder patentes e direitos autorais “para promover o progresso da ciência e das artes úteis”. A nossa CF/1988 também tem uma norma finalística nesse sentido, já mencionada acima: “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Pois bem. Segundo os defensores utilitaristas da propriedade intelectual, os lucros gerados em decorrência do privilégio monopolista concedido pelo Estado incentivariam mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que, de outro modo, não seriam possíveis (pelo menos, não em um nível ótimo ou “adequado”), já que as ideias incorporadas poderiam ser facilmente copiadas e exploradas por “aproveitadores”. Além disso, a revelação de todas as informações técnicas dessas criações propagaria a difusão desse conhecimento, o que, por sua vez, estimularia inovações subsequentes. Portanto, o direito de propriedade intelectual teria essa função de recompensar com o fim de estimular novas invenções e, assim, promover o desenvolvimento tecnológico do país.
Em suma, a propriedade intelectual não é, para os utilitaristas, um fim em si mesma, ou uma decorrência natural da criação. Trata-se apenas de um meio para se chegar a um fim considerado benéfico para toda a sociedade: o desenvolvimento tecnológico.
Entretanto, há custos inerentes à propriedade intelectual. Há o custo imposto ao consumidor em face da ausência de concorrência, a restrição ao livre comércio e, ainda, uma significativa limitação na difusão de conhecimento e informação, que, sem o direito de exploração exclusiva, se propagaria de forma invariavelmente mais rápida.
Portanto, para que a justificativa utilitarista faça sentido, é preciso que o sistema promova um benefício líquido para a sociedade. E aí vem o primeiro problema: a definição do que é benéfico ou útil é sempre arbitrária.
Ademais, não há comprovação de que o incentivo econômico do atual sistema de proteção estatal da propriedade intelectual seja a verdadeira causa de algum aumento no nível de riqueza e desenvolvimento. Na verdade, grande parte dos lucros obtidos com invenções decorre de estratégias que não envolvem propriedade industrial, como vantagem competitiva em razão da liderança na produção, investimento nas vendas de produtos e serviços complementares e segredo industrial. Na maior parte das indústrias (com exceção da farmacêutica), gerentes de P&D (pesquisa e desenvolvimento) consideram essas estratégias bem mais eficazes do que patentes para obtenção de retornos financeiros. É fácil entender o porquê de pesquisas também mostrarem que a maioria das invenções não é patenteada.
Além disso, muitas empresas se acomodam com o lucro facilmente obtido durante os 20 anos da patente, evitando direcionar recursos para a área de P&D (pesquisa e desenvolvimento).
Por outro lado, a dificuldade de se estabelecer fronteiras nas patentes (principalmente nas áreas de biotecnologia e métodos de negócios) e a concessão de patentes para invenções óbvias ou ridículas são ainda a causa de imensos custos decorrentes de litígios, o que desencoraja ainda mais o investimento.
E mesmo quando há, de fato, incentivo econômico devido às leis de proteção da propriedade intelectual (como na indústria farmacêutica, que é hoje a grande defensora de tais leis), não há garantia de que o retorno obtido pelos monopolistas acarretará em benefício líquido para a sociedade. Como há invenções patenteáveis e outras que não são, o incentivo legal sempre gerará distorção no gasto, com superinvestimento em invenções patenteáveis e subinvestimento em outras áreas (como pesquisas para descobertas de plantas medicinais).
A lei a que se refere o dispositivo constitucional acima transcrito é a Lei 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial (LPI), que substituiu a antiga Lei 5.772/1971 e que regula, atualmente, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, estabelecendo, em seu art. 2°, que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II – concessão de registro de desenho industrial; III – concessão de registro de marca; IV – repressão às falsas indicações geográficas; e V – repressão à concorrência desleal”.
Os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são, portanto, quatro: a invenção e o modelo de utilidade, protegidos mediante a concessão de patente (instrumentalizada por meio da respectiva carta-patente), e a marca e o desenho industrial, protegidos mediante a concessão do registro (instrumentalizada por meio do respectivo certificado de registro). Ademais, o direito de propriedade industrial ainda reprime, como visto, as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.
O texto da LPI é obediente aos preceitos de acordo internacional firmado há muito tempo pelo Brasil, a já mencionada Convenção da União de Paris, bem como ao Acordo TRIPS. O Brasil, como já dissemos, é signatário original da referida Convenção. Somos, pois, um país unionista.
Em função da adoção, pela legislação brasileira, dos preceitos consagrados na Convenção da União de Paris, a LPI contemplou os denominados princípios da prioridade e da assimilação no seu art. 3.°, que determina a aplicação da lei: “I – ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; (princípio da prioridade) e II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes (princípio da assimilação)”.
Destaque-se ainda que a LPI considera os direitos de propriedade industrial coisas móveis, segundo disposição constante do seu art. 5.°: “consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.
Os direitos de propriedade industrial são concedidos, no Brasil, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a qual possui a atribuição de conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional.
O art. 2.° da Lei 5.648/1970, com a redação dada pela LPI, dispõe que o INPI “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.
Como ente administrativo que é, as decisões do INPI podem sempre ser revistas pelo Poder Judiciário, em função do conhecido princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos do Poder Público, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Constituição da República.
Destaque-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações contra o INPI são de competência da Justiça Federal, por se tratar de autarquia federal, e devem ser ajuizadas na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da sede do instituto. No entanto, havendo pluralidade de réus, como ocorre nos casos em que a ação é ajuizada contra o INPI e, também, contra um particular (geralmente uma sociedade empresária), o STJ entende que cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro ou no foro do domicílio do outro réu.
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.°, do CPC (REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 355).
Conforme destacamos acima, dois dos bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são a invenção e o modelo de utilidade, e sua proteção específica se dá mediante a concessão de patente, instrumentalizada pela respectiva carta-patente.
A LPI não definiu o que vem a ser uma invenção. E talvez não o tenha feito porque se trata, ao mesmo tempo, de um conceito difícil de ser definido e de uma noção facilmente assimilada por qualquer pessoa. De fato, todos nós temos uma noção bastante comum do que seja uma invenção: trata-se de um ato original decorrente da atividade criativa do ser humano. Assim, a LPI limitou-se a firmar que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.
Quanto ao modelo de utilidade, a LPI optou por definir o seu conceito, afirmando, em seu art. 9.°, que se trata de “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Vê-se, pois, que o modelo de utilidade é, como alguns autores preferem chamar, uma mini-invenção ou pequena invenção.
PATENTE DE INVENÇÃO – EXEMPLOS
Desenvolvimento do telefone
Fonte: <www.secitec.mt.gov.br>, 05.12.2012.
MODELO DE UTILIDADE – EXEMPLOS
Fonte: <www.secitec.mt.gov.br>, 05.12.2012.
Para que o autor de uma invenção ou de um modelo de utilidade obtenha a proteção jurídica ao seu invento, por meio da concessão da respectiva patente, precisa demonstrar o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, a saber: a) novidade; b) atividade inventiva; c) aplicação industrial (ou industriabilidade); d) licitude (ou desimpedimento).
O requisito da novidade se considera preenchido quando a invenção ou o modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica (art. 11 da LPI), o qual, por sua vez, “(...) é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17” (art. 11, § 1.°, da LPI). Em síntese, um determinado invento (invenção ou modelo de utilidade) atenderá o requisito da novidade se constituir algo desconhecido até mesmo para a comunidade científica especializada na respectiva área de conhecimento.
Propriedade industrial. Patente. Invenção. Novidade. Estado da técnica. Dispositivo de estratificação de convecção térmica. Aperfeiçoamentos. 1. A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público. 2. Determinadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. 3. No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio. 4. Apelação desprovida (TRF-2.ª Região, AC 416314, Processo 2002.51.01.523996-8-RJ, 2.ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, j. 24.06.2008, DJU 08.07.2008, p. 48).
O requisito da atividade inventiva, por sua vez, se considera preenchido quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (art. 13 da LPI), e o modelo de utilidade não decorrer de maneira evidente ou vulgar do estado da técnica (art. 14 da LPI). Em suma: o inventor deverá demonstrar que chegou àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação seu. Serve esse requisito, enfim, para distinguir a invenção de uma mera descoberta, de modo que o direito de propriedade protege o inventor, mas não o mero descobridor. Este, por exemplo, descobre uma jazida de metal precioso; aquele, por sua vez, cria um mecanismo para aproveitamento desse metal. Uma coisa é descobrir a eletricidade; outra coisa, bem distinta, é inventar a lâmpada.
Foi nos Estados Unidos o local em que se desenvolveu o requisito da atividade inventiva (lá chamado de non-obviousness), tendo este sido incorporado pelo direito de propriedade industrial brasileiro somente a partir da entrada em vigor da LPI, em 1996.
Já o terceiro requisito de patenteabilidade – aplicação industrial – é preenchido quando a invenção ou o modelo de utilidade possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, conforme disposto no art. 15 da LPI: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. Tem-se, aqui, requisito de patenteabilidade ligado diretamente à exigência de que o invento seja útil e factível.
Portanto, se alguém cria algo novo, mas que não pode ser produzido industrialmente, ou seja, que não pode ser objeto de aplicação industrial, a respectiva criação não poderá ser patenteada. Em síntese: o direito de propriedade industrial não confere proteção a inventos inúteis.
Por fim, o requisito da licitude (ou desimpedimento, como preferem alguns autores) diz respeito ao disposto no art. 18 da LPI, o qual afirma não serem patenteáveis: “I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8.° e que não sejam mera descoberta”.
É preciso tomar cuidado para não confundir o disposto no art. 18 com o que dispõe o art. 10 da LPI. Este dispositivo arrola, em diversos incisos, o que a lei, a priori, sequer considera como invenção ou modelo de utilidade. Eis o teor da norma em comento: “não se considera invenção nem modelo de utilidade: I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II – concepções puramente abstratas; III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V – programas de computador em si; VI – apresentação de informações; VII – regras de jogo; VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”. Quanto aos programas de computador (softwares), não obstante sejam registrados no INPI, eles são considerados espécie de direito autoral e estão protegidos nos termos da Lei 9.609/1998.
Enfim, o art. 10 da LPI trata de coisas, por exemplo, que merecem outro tipo de proteção jurídica concedida pelo ordenamento, como no caso das obras literárias (inciso IV), que são protegidas pelo direito autoral (Lei 9.610/1998). O mencionado art. 10, pois, traz um rol de criações que o legislador, aprioristicamente, sequer considera invenção ou modelo de utilidade.
O art. 18 da LPI, por seu turno, trata de casos que, em tese, podem ser considerados uma invenção ou um modelo de utilidade, porque preenchidos os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Todavia, o ordenamento jurídico prefere não lhes conferir proteção, em homenagem a valores supostamente mais elevados, como a moral, a segurança, entre outros.
Acerca dos impedimentos legais à patenteabilidade, registre-se uma informação deveras interessante sobre uma mudança da nossa legislação sobre propriedade industrial, relativa aos medicamentos. É que a lei anterior excluía do seu âmbito de proteção a invenção dos remédios, sob o pretexto de universalizar o acesso da população aos avanços da ciência médica. A LPI, todavia, não mais previu esse impedimento, assegurando, assim, a devida proteção jurídica aos inventos na área farmacêutica.
Registre-se, porém, que nesse caso exige-se um requisito especial para a concessão da patente do medicamento, que é a prévia anuência da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de acordo com o disposto no art. 229-C da LPI: “a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”.
A concessão de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade não é um ato simples, obtido automaticamente após o requerimento do inventor. O ato de concessão da carta-patente é precedido de um procedimento administrativo burocrático e muitas vezes lento, que perdura por diversos anos.
O pedido de proteção será feito junto ao INPI pelo autor da invenção ou do modelo de utilidade, mas também pode ser realizado, segundo o art. 6.°, § 2.°, da LPI, “pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.
Se o invento foi realizado em conjunto por duas ou mais pessoas, o pedido de proteção poderá ser feito por todos os inventores, ou por qualquer deles, isoladamente, desde que, neste caso, sejam nomeados e qualificados os demais, para a ressalva dos respectivos direitos. É o que prevê o art. 6.°, § 3.°, da LPI: “quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos”.
Norma interessante se encontra no art. 7.° da LPI, a qual determina que “se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação”.
A norma acima em referência demonstra, de forma clara, uma das principais distinções entre o direito de propriedade industrial e o direito autoral. Neste, a proteção é conferida desde o momento da criação, razão pela qual o ato de concessão da proteção tem efeito meramente declaratório. Naquele, em contrapartida, a proteção só é assegurada a quem efetivamente buscar a proteção junto ao órgão competente, o INPI, e a obtiver, antes dos demais interessados. O ato de concessão da proteção (patente ou registro), pois, tem efeito constitutivo.
É muito comum, sobretudo nos grandes empreendimentos, que os inventos (invenções de modelos de utilidade) sejam produzidos por funcionários do empresário (empregados ou prestadores de serviços). A LPI, atenta a essa realidade, disciplinou a matéria nos arts. 88 a 91.
De início, estabeleceu a lei, em seu art. 88, que “a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado”. Nesse caso, “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (§ 1.°). E mais: “salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício” (§ 2.°). Assim, por exemplo, um engenheiro químico de uma indústria de fertilizantes cujo trabalho é desenvolver pesquisas não será o titular da patente de invenção relativa a um novo produto “inventado” em razão das pesquisas que ele e sua equipe realizaram. A patente será da indústria para a qual eles trabalham. E, em princípio, esse engenheiro e os demais membros da sua equipe não terão direito a nenhum percentual dos ganhos da indústria pela exploração do produto patenteado, a não ser que os seus contratos de trabalho, excepcionalmente, prevejam tal direito. Ademais, se esse engenheiro, percebendo que havia inventado um produto inovador, resolver pedir demissão e requerer a patente da invenção alguns meses após seu desligamento, por conta própria, a indústria poderá impugnar seu pleito, porque nesse caso se presume que a invenção foi feita na vigência do contrato, sendo o empregador, pois, o titular da patente.
O art. 89, por sua vez, dispõe que “o empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa”. Essa participação, todavia, “não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado” (parágrafo único).
Há ainda o caso em que o invento pertence exclusivamente ao empregado, disciplinado no art. 90 da LPI. Trata-se de hipótese em que o invento é desenvolvido pelo empregado, sem que exista nenhuma vinculação com o contrato de trabalho e sem que não decorra da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador: “pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador”.
Por fim, há a hipótese em que a propriedade do invento é comum. Isso se dará quando o invento “resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário” (art. 91). Havendo mais de um empregado, aplica-se o § 1.°: “sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário”. Ademais, no caso de aplicação da regra prevista nesse artigo, “é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração” (§ 2.°). E mais: “a exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas” (§ 3.°).
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgado datado de 2000, que o empregado pode requerer remuneração ao empregador, pela sua comprovada contribuição pessoal na realização do invento, ainda que a patente não tenha sido deferida, bastando que exista, pois, mero depósito do pedido.
Propriedade industrial. Art. 42 da Lei n.° 5.772/71. 1. A regra do art. 42 da Lei n.° 5.772/71 não autoriza interpretação que exclua do Poder Judiciário, diante do pedido de depósito do privilégio de invenção pelo empregador, fixar a remuneração diante da contribuição pessoal do empregado para o invento. 2. Recurso especial conhecido e provido (REsp 195.759/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3.ª Turma, j. 11.04.2000, DJ 05.06.2000, p. 155).
Ainda sobre essa regra do art. 91 da LPI, dispõe o seu § 4.° que “no caso de cessão, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência”. Assim, por exemplo, caso o empregado queira ceder seus direitos de exploração da patente a outrem, o empregador terá preferência para aquisição, passando, pois, a ser titular único.
Por fim, os arts. 92 e 93 da LPI determinam que as regras acima analisadas se aplicam também: (i) a estagiários; (ii) a trabalhadores autônomos; (iii) a empresas terceirizadas; (iv) a servidores da Administração Pública. Com efeito, segundo o art. 92, “o disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas”. Por sua vez, o art. 93 dispõe: “aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal”. E o seu parágrafo único complementa: “na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo”.
O procedimento de análise dos requisitos da patente se inicia com o depósito do pedido. O art. 19 da LPI determina que o pedido de patente deve conter o requerimento, um relatório descritivo, reivindicações, desenhos – se for o caso –, resumo e o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Assim que o pedido é apresentado ao INPI, ele passa por um exame formal preliminar e, estando devidamente instruído, é posteriormente protocolizado. É o que determina o art. 20 da LPI: “apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação”.
O exame formal preliminar pode detectar, todavia, algum defeito na formalização do pedido de patente. Por exemplo, pode ser feito um pedido sem a apresentação dos desenhos, em casos em que isso seja indispensável. Nessa situação, prevê o art. 21 da LPI que, não obstante o descumprimento de formalidade exigida pelo art. 19 da lei, se o pedido “contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação” (art. 21). Bastará ao autor do pedido, portanto, cumprir as exigências necessárias ao correto cumprimento das formalidades, e “o depósito será considerado como efetuado na data do recibo” (art. 21, parágrafo único). É que nessas hipóteses não se justifica um apego demasiado ao formalismo. Conseguindo o INPI identificar o objeto, o depositante e o inventor, não lhe custa receber o pedido e assinar prazo para cumprimento de exigências meramente formais. Cumpridas estas, o pedido de depósito estará devidamente formalizado, passando-se, então, à fase de análise das condições do pedido.
Os arts. 22 e 23 da LPI, respectivamente, determinam que “o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo”, e que “o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto”. Em suma: a lei procura proteger, conforme a dicção do próprio texto legal, um conceito inventivo, ou melhor, a ideia que norteia uma criação, ainda que a mesma envolva vários objetos que possam se inter-relacionar.
O art. 24, por sua vez, em consonância com as determinações do Acordo TRIPS, determina que o relatório deve descrever “clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”. Nesse dispositivo, a lei se preocupa em estabelecer as condições necessárias para que os técnicos do INPI avaliem a industriabilidade do invento, já que, como visto, a aplicação industrial é um dos requisitos de patenteabilidade das invenções e dos modelos de utilidade. Tratando-se de material biológico, aplica-se a regra contida no parágrafo único do dispositivo em comento: “no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”. Essa regra se justifica porque muitas vezes o técnico não conseguirá realizar o invento pela mera descrição do material biológico, sendo imprescindível o uso desse material. E o INPI, como não tem estrutura adequada para a guarda e conservação desses materiais, credencia entidades que possam cumprir tal mister.
O autor do pedido também deve, no relatório descritivo, apresentar suas reivindicações e fundamentá-las, detalhadamente, “definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção” (art. 25 da LPI).
A lei ainda permite, também, que o pedido seja dividido em dois. Nesse caso, aplicam-se os arts. 26, 27 e 28 da LPI. De acordo com o art. 26, “o pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: I – faça referência específica ao pedido original; e II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”. O art. 27, por sua vez, dispõe que “os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso”. Já o art. 28 prevê que “cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes”.
Finalizando essa fase de análise das condições do pedido, estabelece o art. 29 da LPI que “o pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. § 1.° O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. § 2.° A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. A justificativa para essa regra é evitar que o depositante do pedido de patente o retirasse durante seu período de sigilo e logo depois o depositasse novamente, aumentando seu prazo de proteção, que se inicia desde o depósito, conforme veremos. Com a aplicação da regra ora em comento, tal estratégia perde o sentido, porque o pedido retirado ou abandonado é necessariamente publicado, passando a integrar o “estado da técnica” e perdendo, pois, o requisito da novidade.
Pois bem. Após a fase da análise das condições do pedido, passa-se à fase do processo e do exame do pedido. Feito o pedido dentro do que determina a lei, o INPI o manterá em sigilo durante o período de 18 (dezoito) meses, e após esse prazo fará então a publicação, salvo se se tratar de patente de interesse da defesa nacional (arts. 30 e 75 da LPI, que analisaremos mais adiante). De acordo com o § 2.° do art. 30, “da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI”. Havendo material biológico, aplica-se o § 3.°: “no caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo”.
Pode ser também que o autor do pedido requeira a antecipação da publicação, conforme determina o art. 30, § 1.°, da LPI: “a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante”. É que esse prazo durante o qual o pedido fica em sigilo é uma prerrogativa que a legislação oferece ao inventor, a fim de que ele possa organizar-se melhor no desenvolvimento de sua criação. Portanto, se ele entender que não precisa desse prazo, pode requerer a antecipação da publicação e acelerar o procedimento.
A publicação a que se refere a LPI é feita na Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Enfim, feita a publicação do pedido de patente, ficarão à disposição do público, no INPI, cópias do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos, em obediência à norma do art. 31, § 2.°, da LPI: “da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI”.
Perceba-se que a publicação é ato importantíssimo para o procedimento do pedido da patente, uma vez que é por meio dela que os demais interessados – outros empresários, inventores etc. – poderão tomar conhecimento dele e de suas respectivas reivindicações, e assim oferecer eventual resistência ao requerimento do inventor. No entanto, a partir da publicação, como dito, todas as pessoas podem ter acesso ao invento e a todos os detalhes de sua criação, muitas vezes o empresário fica na dúvida entre requerer a proteção ao seu invento ou explorá-lo em segredo de empresa.
Destaque-se que, caso o empresário opte por buscar a proteção ao seu invento, a partir da publicação caberá exclusivamente a ele providenciar as diligências necessárias à fiscalização do uso indevido de sua criação e, consequentemente, requerer as medidas judiciais pertinentes. Em contrapartida, se optar pela exploração do invento em segredo de empresa, correrá o risco de um concorrente chegar ao mesmo resultado e requerer a proteção posteriormente. Nesse caso, como no direito de propriedade industrial, conforme visto, a proteção é assegurada àquele que primeiro requerer, e não necessariamente àquele que primeiro inventar, pode acontecer de o concorrente passar a titularizar a patente da respectiva invenção e tentar impedi-lo de continuar explorando-a economicamente. A decisão a ser tomada é deveras difícil, cabendo ao empresário analisar as circunstâncias do caso e escolher como proceder. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do STJ:
Processual civil e empresarial. Recurso especial. Patente. Prova juntada aos autos após a sentença. Inexistência de fato novo. Mera irregularidade ante a ausência de prejuízo. “Astreinte” imposta por decisão fundamentada. Valoração da prova. Súmula 7/STJ.
(...)
– Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros.
(...) (REsp 1.096.598/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2009, DJe 18.11.2009).
Pois bem. Feita a publicação, para que o INPI examine o pedido de patente apresentado, será necessário haver o requerimento de exame por parte do depositante ou de qualquer interessado. Esse requerimento deverá ser feito dentro de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de depósito. É o que determina o art. 31 da LPI: “publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”. E esse exame “não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido” (art. 31, parágrafo único). O art. 32, por sua vez, prevê que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.
Veja-se que o requerimento de exame não deve ser feito apenas pelo autor do pedido, mas pode ser também feito por qualquer interessado como, por exemplo, um empresário do ramo relacionado ao invento que vê a possibilidade futura de explorá-lo, por meio de licença da patente. Da mesma forma, qualquer interessado pode também, durante o período de exame, apresentar ao INPI documentos e informações que o auxiliem na análise do pedido. Pode ser, pois, que um empresário concorrente junte provas de que aquele pedido em exame colide com outro pedido anterior, depositado anteriormente por ele.
Muitas pessoas, ao iniciarem o estudo do direito de propriedade industrial, se perguntam: por que a LPI exige que o inventor, após o depósito e a posterior publicação do pedido, requeira o seu exame? Não seria algo óbvio? Não seria uma exigência desnecessária? Pode parecer que sim, mas a prática mostrou que não. É que muitas vezes os pedidos de patente, após o depósito, perdem o objeto, provocando desinteresse dos próprios inventores. Isso ocorre porque a velocidade do desenvolvimento tecnológico e científico atingiu um grau tão espetacular que, não raro, uma invenção é superada por outra em curtíssimo espaço de tempo, tornando-se obsoleta. Por essa razão, criou-se a regra ora em comento, que fez com que o INPI somente passasse a examinar pedidos de patente de inventos que, mesmo após algum tempo da sua criação, continuassem sendo interessantes para o inventor. É por isso que o INPI espera que o inventor se manifeste e requeira formalmente o exame do pedido. Não o fazendo dentro do prazo estipulado, entende-se que não há mais interesse em levar adiante o procedimento de análise.
Explica-se, pois, a solução legal adotada pela LPI. Assim, ultrapassado o prazo sem que haja o requerimento de exame, o pedido será arquivado pelo INPI, nos termos do art. 33 da LPI: “o exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido”. O parágrafo único do artigo em questão, todavia, permite que se requeira o desarquivamento do pedido, mas se isso não for feito em 60 dias após o arquivamento, este se tornará definitivo: “o pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo”.
Caso seja feito o requerimento de exame, então caberá ao INPI analisar o pedido do autor. Assim, feito o exame, será elaborado um parecer relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão ou exigências técnicas, nos termos do art. 35 da LPI.
Quando o parecer for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou pela formulação de exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. É o que determina o art. 36 da LPI. O § 1.° desse dispositivo, por sua vez, determina que “não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado”, ao passo que o § 2.° prevê que “respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame”.
Superados todos os trâmites legais acima descritos e concluído o exame, será proferida decisão pelo INPI, deferindo ou indeferindo o pedido de patente formulado (art. 37 da LPI). Dessa decisão não caberá recurso, segundo a sistemática recursal prevista nos arts. 212 a 215 da lei. Poderá o terceiro interessado, todavia, requerer a nulidade administrativa da patente, nos termos do art. 51 da LPI, não custando lembrar, ainda, que o autor poderá também acionar o Judiciário, como não poderia deixar de ser.
Uma vez deferido o pedido e paga a retribuição correspondente, a patente será concedida, expedindo-se a respectiva carta-patente (art. 38 da LPI). De acordo com o § 1.° desse artigo, “o pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento”. O seu § 2.°, por sua vez, dispõe que “a retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido”. E o seu § 3.°, finalmente, prevê: “reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato”.
Da carta-patente “deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4.° do art. 6.°, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade” (art. 39).
Registre-se, por ser de extrema importância, que a patente é um privilégio concedido ao inventor que não dura para sempre. A proteção conferida é temporária, e os prazos previstos em nossa atual legislação seguem as disposições do Acordo TRIPS. Segundo o art. 40 da LPI, “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”.
Pode ocorrer, todavia, de o procedimento junto ao INPI – o qual, como visto, é deveras complexo – demorar bastante para se encerrar, em razão, por exemplo, de pendência judicial. Foi por isso que a LPI estabeleceu, no parágrafo único do art. 40, que “o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”. Assim, por exemplo, se uma patente só for concedida 15 (quinze) anos após o respectivo depósito, nesse caso ela ainda terá vigência por mais 10 (dez) anos, após a sua concessão. A lei procurou garantir que o inventor usufrua seus direitos por um prazo razoável, impedindo que o atraso na apreciação de seu pedido, algo não imputável a ele, não lhe traga prejuízos.
Sobre o prazo de vigência das patentes, o Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que as patentes concedidas no regime da lei anterior (Lei 5.772/1971), que previa prazo de vigência de 15 anos, tiveram esse prazo de vigência aumentado para 20 anos, que é o prazo previsto na atual LPI em obediência ao disposto no Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário.
Recurso especial. Propriedade industrial. Patente. TRIPS. Vigência. Precedentes. I. O legislador pátrio, ao aprovar e promulgar o TRIPS, tacitamente afastou a vacatio legis, de quarenta e cinco dias, conferindo-lhe vigor a partir de sua publicação oficial, e lhe concedendo status de lei ordinária. Dessa forma, sua vigência deu-se a partir de 1.° de janeiro de 1995 e, desde então, produz efeitos nas relações e situações que disciplina. II. Conforme precedentes desta Corte, a norma insculpida no artigo 33 do TRIPS, prorroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial. Assim, aquelas em vigor à data de 1.° de janeiro de 1995 tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos, contados da data do requerimento. Recurso especial conhecido e provido (REsp 667.025/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3.ª Turma, j. 14.12.2006, DJ 12.02.2007, p. 257).
Recentemente, no entanto, conforme já destacamos quando analisamos a incorporação do Acordo TRIPS em nosso ordenamento, o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento, afirmando que as patentes concedidas na vigência da lei anterior (que previa, repita-se, prazo de 15 anos para patentes de invenção) não podem ter seu prazo estendido para 20 anos, uma vez que o Acordo TRIPS não teve aplicação imediata em nosso ordenamento e a atual LPI não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao ato jurídico perfeito.
Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei n.° 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo. – Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei n.° 5.772/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos polos detentores de patentes ainda em curso de fruição. – Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. – O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2.° e 4.° do art. 65. Com efeito, o § 2.°, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4.°, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira. – O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante. – Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não conhecido (REsp 960.728/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 17.03.2009, DJe 15.04.2009).
Explicando novamente a decisão do STJ, o que aconteceu foi o seguinte: a antiga lei previa prazo de vigência de 15 anos para patentes de invenção, e a atual LPI, conforme vimos, aumentou esse prazo para 20 anos. Esse aumento do prazo ocorreu para adequar nossa legislação ao Acordo TRIPS. Diante disso, surgiu uma polêmica: o novo prazo de 20 anos, previsto na atual LPI, aplicar-se-ia a patentes concedidas na vigência da antiga lei? Para dirimir essa dúvida, era preciso definir o momento em que o Acordo TRIPS ingressou em nosso ordenamento. O STJ entendeu que o acordo não teve aplicação imediata, uma vez que seu próprio texto estabelece que, para os países em desenvolvimento (caso do Brasil), sua vigência seria postergada por cinco anos, independentemente de opção expressa.
Protegido pela patente devidamente concedida pelo INPI, nos termos das reivindicações, do relatório descritivo e dos desenhos apresentados quando da realização do pedido (art. 41 da LPI), o seu titular terá o direito de exploração econômica exclusiva do invento patenteado, podendo “impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado” (art. 42 da LPI). Além disso, de acordo com o § 1.° do art. 42, “ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”. E mais: “ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente” (§ 2.°).
Violado seu direito de exploração econômica exclusiva, o titular da patente poderá ingressar com ação judicial com a finalidade de obter indenização por essa exploração indevida, “inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” (art. 44 da LPI). Complementando a regra do caput, há ainda os §§ 1.°, 2.° e 3.°: “§ 1.° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. § 2.° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. § 3.° O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41”.
Vale destacar, no entanto, que a própria lei se preocupou em estabelecer casos em que a exploração do objeto patenteado é permitida, como ocorre nos casos em que isso é feito com finalidade acadêmica ou meramente experimental. A matéria está disciplinada no art. 43 da LPI: “o disposto no artigo anterior não se aplica: I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III – à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; VI – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa; e VII – aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40”.
Por fim, é preciso ressalvar, também, a hipótese de um terceiro de boa-fé, anteriormente à data de depósito do pedido de patente, já explorar o objeto desta patente. Nesse caso, a LPI lhe assegura o direito de “continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores” (art. 45). Complementando a regra do caput, dispõem seus §§ 1.° e 2.°: “§ 1.° O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. § 2.° O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”. Sobre o art. 45, confira-se novamente a seguinte decisão do STJ:
Processual civil e empresarial. Recurso especial. Patente. Prova juntada aos autos após a sentença. Inexistência de fato novo. Mera irregularidade ante a ausência de prejuízo. “Astreinte” imposta por decisão fundamentada. Valoração da prova. Súmula 7/STJ.
(...)
– Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros.
(...) (REsp 1.096.598/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2009, DJe 18.11.2009).
Conforme já destacamos, não cabe recurso contra a decisão que concede a patente, nos termos do art. 212, § 2.°, da LPI. No entanto, é possível requerer administrativamente a nulidade da patente, conforme previsão do art. 46 da LPI: “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei”.
A nulidade pode ser total, quando incidir sobre todas as reivindicações, ou parcial, quando incidir apenas sobre uma ou algumas, nos termos do art. 47 da LPI: “a nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas”.
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente produz efeitos ex tunc, ou seja, seus efeitos retroagem até a data do depósito do pedido. É o que dispõe o art. 48 da LPI: “a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”.
Caso a nulidade da patente seja decorrente de ofensa ao art. 6.° da LPI, que dispõe sobre os legítimos titulares da patente (autores da invenção ou do modelo de utilidade), o interessado pode, alternativamente, ingressar em juízo e requerer a adjudicação da patente, ou seja, requerer que o juiz transfira para ele a titularidade da patente concedida pelo INPI. É o que prevê o art. 49 da LPI: “no caso de inobservância do disposto no art. 6.°, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente”.
Por outro lado, quando a nulidade da patente for decorrente de ofensa a outros preceitos legais constantes da LPI, o interessado deve requerer a nulidade ao próprio INPI, que instaurará processo administrativo, nos termos do art. 50: “a nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão”.
Caso o interessado não requeira a declaração de nulidade da patente, isso não impede o INPI de abrir, de ofício, o competente processo administrativo com essa finalidade. É o que prevê o art. 51 da LPI: “o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente”. O parágrafo único desse dispositivo legal ainda prevê que “o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente”. Essa regra se explica pela produção de efeitos ex tunc da declaração de nulidade da patente. Afinal, mesmo que a patente já tenho sido extinta, ela com certeza produziu efeitos relevantes enquanto esteve vigente, e esses efeitos, se a patente era nula, devem ser anulados também. Daí a importância de o processo administrativo de nulidade da patente continuar mesmo após a extinção da patente.
Instaurado o processo administrativo de nulidade, haverá o contraditório e o titular da patente poderá exercer seu direito de defesa. O procedimento está descrito nos arts. 52 a 54 da LPI: “Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa”.
Obviamente, como no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, além do requerimento administrativo de nulidade da patente, é possível também que essa nulidade seja decretada pelo Poder Judiciário, em ação que pode ser ajuizada pelo INPI ou por qualquer interessado, enquanto estiver vigente a patente. De acordo com o art. 56 da LPI, “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”. Complementando essa regra, dispõem seus §§ 1.° e 2.°: “a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”; “o juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios”. Esse dispositivo parece se referir, obviamente, ao poder geral de cautela do magistrado, que exige a presença do periculum in mora (perigo da demora) e do fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
Quando o INPI não for o autor da ação de nulidade, ele será parte interessada e intervirá no feito, necessariamente. Assim, conforme já destacamos quando tratamos do INPI, a ação de nulidade deve ser ajuizada na Justiça Federal. É o que dispõe o art. 57 da LPI: “a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Nessa ação, a lei estabeleceu um prazo especial de resposta, bem superior ao prazo previsto no Código de Processo Civil: “o prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias” (§ 1.°). E mais: “transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros” (§ 2.°).
Por fim, destaque-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já mencionamos acima, as ações contra o INPI devem ser ajuizadas em princípio na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da sede da autarquia. No entanto, havendo pluralidade de réus, como ocorre nos casos em que a ação é ajuizada contra o INPI e, também, contra um particular (geralmente uma sociedade empresária), o STJ entende que cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro ou no foro do domicílio do outro réu.
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.°, do CPC (REsp 346628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 355).
Como os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para os efeitos legais, nos termos do art. 5.° da LPI, o titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível. Assim, o titular da patente pode, por exemplo, ceder a patente ou mesmo o pedido de patente, isto é, pode haver a cessão antes mesmo de a patente ser concedida. É o que prevê o art. 58 da LPI: “o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”.
Havendo a cessão ou qualquer alteração do pedido de patente, por exemplo, cabe ao INPI fazer as respectivas anotações, conforme previsão do art. 59 da LPI: “o INPI fará as seguintes anotações: I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular”. Complementando, dispõe o art. 60 que “as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.
É preciso ressaltar, ainda, a possibilidade de o titular da patente licenciar a sua exploração, mediante contrato de licença que deverá ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos perante terceiros. Há também a hipótese de o titular da patente ser obrigado a licenciá-la. Portanto, a licença pode ser voluntária ou compulsória.
A licença voluntária está disciplinada nos arts. 61 a 67 da LPI. De acordo com o art. 61, “o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”. E o parágrafo único desse dispositivo complementa: “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente”.
Para que o contrato produza efeitos erga omnes, deverá ser registrado no INPI, segundo determinação do art. 62 da LPI: “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”. O § 1.° desse dispositivo ainda dispõe que “a averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”, e o § 2.°, por sua vez, prevê que “para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI”.
Para celebrar o contrato de licença voluntária, obviamente o titular da patente vai exigir do licenciado uma contraprestação, chamada de royalty. No caso de licenciamento do pedido de patente, embora a lei não vede expressamente a cobrança de royalties, o INPI não tem admitido tal prática, negando os pedidos de averbação que contenham tal previsão. Assim, os royalties só são admitidos nos casos de licenciamento de patente, mas não nos casos de licenciamento do pedido de patente.
De acordo com o art. 63 da LPI, “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Assim, por exemplo, se uma determinada patente de invenção foi licenciada e, posteriormente, o antigo titular aperfeiçoar o invento, o licenciado terá preferência para obter novo licenciamento quanto ao aperfeiçoamento realizado.
O contrato de licença voluntária pode decorrer de tratativas particulares entre o titular da patente e licenciado. Mas pode decorrer também de uma oferta pública de licença feita pelo titular da patente, com condições e preços predeterminados. É o que prevê o art. 64 da LPI: “o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração”. Feita a solicitação, “o INPI promoverá a publicação da oferta” (§ 1.°), publicação esta que será feita na já mencionada Revista da Propriedade Industrial (RPI).
Uma vez publicada a oferta de licença, “nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta” (§ 2.°). Esta regra é óbvia, porque a exclusividade da licença voluntária firmada tornaria sem nenhum sentido a oferta. No mesmo sentido dessa regra, prevê o § 3.° que “a patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta”. A desistência da oferta poderá ser feita a qualquer tempo, desde que nenhum interessado tenha aceitado seus termos: “o titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66”.
Quanto aos royalties devidos pela licença decorrente de oferta pública, estabelece o art. 65 da LPI o seguinte: “na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração”. O § 2.° desse artigo ainda prevê que “a remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação”, revisão esta que, obviamente, também caberá ao INPI.
Por fim, finalizando a disciplina da licença voluntária, o art. 67 da LPI prevê que “o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração”.
Além da licença voluntária, em que o titular da patente chega a acordo com o licenciado e com ele celebra contrato, há também a hipótese de licença compulsória, em que o titular da patente fica obrigado a licenciá-la, contra a sua vontade. Esta modalidade de licença tem previsão na Convenção da União de Paris.
A licença compulsória encontra-se disciplinada nos arts. 68 a 74 da LPI. Analisando esses dispositivos legais, percebe-se que a licença compulsória será determinada, em alguns casos, como forma de sancionar o titular da patente (art. 68 da LPI), e, em outros casos, como forma de atender a imperativos de ordem pública.
Segundo o art. 68, “o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”. Por sua vez, o § 1.° do art. 68 afirma que “ensejam, igualmente, licença compulsória: I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado”.
Nos casos descritos no parágrafo acima, chamados pela doutrina de licença por abuso de direitos ou licença por abuso de direito econômico, resta claro que a licença compulsória da patente decorre de condutas do próprio titular da patente que não se coadunam com os princípios que justificam a concessão de um privilégio legal que lhe assegura direito de exploração exclusiva sobre seu invento. Assim, configurada uma dessas situações, como o exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente, poderá um interessado (um concorrente, por exemplo) requerer ao INPI a licença compulsória.
De acordo com o § 2.° do art. 68, “a licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior”. Complementando a regra do caput, estabelecem os §§ 3.°, 4.° e 5.° o seguinte: “§ 3.° No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 4.° No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 5.° A licença compulsória de que trata o § 1.° somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente”.
É óbvio que para a concessão da licença compulsória não basta o mero requerimento do interessado. A licença compulsória só será concedida pelo INPI após processo administrativo em que sejam assegurados ao titular da patente o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, dispõe o art. 69 da LPI o seguinte: “a licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: I – justificar o desuso por razões legítimas; II – comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou III – justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal”.
Outra hipótese de licença compulsória está prevista no art. 70 da LPI, que assim dispõe: “a licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: I – ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior”. Complementando a regra do caput, dispõem seus §§ 1.°, 2.° e 3.° o seguinte: “§ 1.° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. § 2.° Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. § 3.° O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente”. Essa licença prevista no art. 70 da LPI é chamada por alguns doutrinadores de licença de dependência.
O art. 71 da LPI também traz uma hipótese interessante de licença compulsória, chamada de licença por interesse público. De acordo com esse dispositivo, “nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”. Segundo o parágrafo único desse dispositivo, “o ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação”. A questão ganhou repercussão nacional recentemente, em virtude da discutida “quebra de patente” (trata-se de expressão de uso comum, mas atécnica) do medicamento Efavirenz, utilizado no combate ao vírus HIV, o que foi feito por meio do Decreto 6.108/2007, do Presidente da República, que determinou a licença compulsória, por interesse público e para fins de uso público não comercial, do medicamento em questão.
O tema é bastante polêmico, e causou inúmeras controvérsias. De um lado, o governo defendeu sua atitude ressaltando que a licença compulsória tem previsão legal, trará uma economia de aproximadamente R$ 30 milhões ao país e não ignorará os direitos do laboratório titular da patente, já que o Decreto garante o pagamento dos royalties. Por outro lado, as entidades ligadas à pesquisa criticaram a decisão governamental, afirmando que tal medida afugentará as empresas que investem em pesquisas tecnológicas fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos.
Vale ressaltar que no caso da licença compulsória prevista no art. 71 da LPI ela não atende a interesses privados de interessados (como os concorrentes do titular da patente, por exemplo), mas a imperativos de ordem pública. Ademais, nesse caso não se instaura processo administrativo no INPI, cabendo ao Chefe do Poder Executivo Federal tomar a decisão, de ofício.
Seja qual for o fundamento legal da licença compulsória, elas “serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento” (art. 72 da LPI).
Ademais, em caso de licença compulsória determinada pelo INPI, a qual, conforme já mencionamos, dependerá da instauração de processo administrativo a requerimento do interessado (um concorrente, por exemplo), aplicam-se as regras procedimentais dos arts. 73 e 74 da LPI.
De acordo com o art. 73, “o pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente”. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas (§ 1.°). O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove (§ 2.°: pode-se citar, por exemplo, o caso de haver decisão do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica condenando o titular da patente por abuso de poder econômico no exercício dos direitos da patente, nos termos da Lei 8.884/1994). No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração (§ 3.°). Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular (§ 4.°). Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração (§ 5.°). No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida (§ 6.°). Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias (§ 7.°). O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo (§ 8.°).
Por fim, estabelece o art. 74 da LPI o seguinte: “salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. § 1.° O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. § 2.° O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. § 3.° Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore”.
Tema interessante previsto na LPI é o referente às chamadas patentes de interesse da defesa nacional, que está disciplinada no art. 75 e seus §§ 1.°, 2.° e 3.°. “Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. § 1.° O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. § 2.° É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. § 3.° A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular”.
A existência do direito de propriedade industrial e o bom funcionamento do sistema normativo que congrega suas regras e princípios exigiram, conforme já vimos, a criação de um órgão específico para regular esse tão importante sub-ramo do direito empresarial. Esse órgão é o INPI, autarquia federal com sede no Rio de Janeiro.
Para o desempenho de suas competências, o INPI precisa de recursos, razão pela qual o art. 84 estabelece que “o depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito”. De acordo com o § 1.° desse dispositivo, “o pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI”. O § 2.°, por sua vez, prevê que “o pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional”.
Tratando-se de pedido internacional, aplica-se o art. 85 da LPI: “o disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data”.
Tratando-se, por outro lado, de patente que foi colocada em oferta pública de licença, a anuidade recebe um abatimento, nos termos do art. 66 da LPI: “a patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título”.
Por fim, vale destacar que, segundo o art. 86 da LPI, “a falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente”.
A LPI prevê, no seu art. 78, as hipóteses de extinção da patente, afirmando que ela se extingue: “I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III – pela caducidade; IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2.° do art. 84 e no art. 87; e V – pela inobservância do disposto no art. 217” (que se refere à exigência de a pessoa domiciliada no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações).
Em qualquer um desses casos, a extinção da patente fará com que seu objeto caia em domínio público, nos termos do parágrafo único do art. 78 da LPI: “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”.
Quanto ao prazo de vigência, já vimos que ele é improrrogável. Quanto à renúncia, dispõe o art. 79 da LPI que ela “só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros”. Assim, por exemplo, o titular da patente não poderá renunciar se firmou contrato de licença voluntária com terceiros, porque nesses casos a renúncia os prejudicaria.
Quanto à caducidade, por sua vez, prevê o art. 80 o seguinte: “caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”. Complementando, dispõe o § 1.° que “a patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração”.
Vê-se, pois, que o reconhecimento da caducidade depende da instauração de processo administrativo no INPI. Este processo administrativo será instaurado de ofício ou a requerimento de qualquer interessado. Nesse caso, havendo desistência posterior do requerente, o INPI poderá dar continuidade ao processo (§ 2.°).
Como ocorre em qualquer processo administrativo, será assegurado ao titular da patente o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, dispõe o art. 81 da LPI que ele “será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração”. Complementando, dispõem os arts. 82 e 83 o seguinte: “Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior. Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo”.
Segundo o art. 76 da LPI, “o depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo”.
A lei, nesse caso, visou a proteger o conceito inventivo do inventor, a sua criação em si. Tanto que no § 3.° do art. 76 está previsto que “o pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo”.
Seguindo o princípio de que o acessório segue o principal, o art. 77 da LPI determina que “o certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais”.
Atualmente, um dos temas mais polêmicos do direito de propriedade industrial é o referente às chamadas patentes pipeline (ou patentes de revalidação), que foram permitidas em nosso ordenamento jurídico pela atual LPI em seus arts. 230 e 231.
A previsão das patentes pipeline decorreu do fato de que a nossa legislação anterior (Lei 5.772/1971) não permitia a patente de produtos farmacêuticos e alimentícios. Como a atual LPI permite a patente desses produtos, aquelas pessoas que não fizeram pedidos de patente de medicamentos e alimentos no Brasil na vigência da lei anterior (ou fizeram esses pedidos no exterior) puderam fazer tais pedidos após a entrada em vigor da atual LPI. Aqueles que, não obstante a proibição antiga, fizeram tais pedidos, puderam convertê-los em pedidos de pipeline.
O tema, conforme adiantamos, é extremamente polêmico. Doutrinadores de renome advogam a inconstitucionalidade da patente pipeline, e cedo ou tarde essa questão será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que em 2009 foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade contra os arts. 230 e 231 da LPI pelo Procurador-Geral da República (ADIn 4.234).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu alguns casos sobre o tema, entendendo pela legitimidade das regras dos arts. 230 e 231 da LPI. Nesses julgados, o STJ decidiu sobre o prazo de vigência das patentes pipeline.
Comercial. Patentes pipeline. Prazo. Lei n.° 9.279/96, artigo 230, § 4.°. Nos termos dos artigos 40, caput e 230, § 4.°, da Lei n.° 9.279/96, a proteção oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro às patentes estrangeiras vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, limitado ao período máximo de proteção concedido pela nossa legislação, que é de 20 anos, a contar da data do depósito do pedido no Brasil. Recurso especial não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia (REsp 445.712/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3.ª Turma, j. 11.05.2004, DJ 28.06.2004, p. 301).
Propriedade industrial. Mandado de segurança. Patente pipeline. Prazo de validade. Contagem. Termo inicial. Primeiro depósito no exterior. Ocorrência de desistência do pedido. Irrelevância. Interpretação restritiva e sistemática de normas. Tratados internacionais (TRIPS e CUP). Princípio da independência das patentes. Aplicação da lei. Observância da finalidade social. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4.°, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4.° bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5.°, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5.° da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1145637/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3.ª Turma, j. 15.12.2009, DJe 08.02.2010).
Administrativo e comercial. MS. Recurso especial. Patente concedida no estrangeiro. Patentes pipeline. Proteção no Brasil pelo prazo de validade remanescente, limitado pelo prazo de vinte anos previsto na legislação brasileira. Termo inicial. Data do primeiro depósito. Art. 230, § 4.°, c/c o art. 40 da Lei n.° 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4.°, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos – a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.ª Seção, j. 28.04.2010, DJe 19.05.2010).
Recurso especial. Processo civil e propriedade industrial. Patente pipeline. Prorrogação do prazo no exterior. Modificação do prazo de proteção no Brasil. Impossibilidade.
(...)
2. As patentes pipelines são transitórias e equivalem a uma revalidação, no Brasil, da patente de produtos em desenvolvimento concedida no exterior, observados os requisitos impostos naquele território, no momento do depósito da revalidação.
3. Por isso que eventuais modificações supervenientes na legislação do país de origem, notadamente em relação ao prazo, não implicam prorrogação da proteção conferida, no Brasil, no momento da análise dos requisitos de concessão da patente pipeline, pois inexiste previsão legal específica nesse sentido.
4. Com efeito, as patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento.
5. A interpretação ampliativa do § 4.°, art. 230, Lei 9.279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país.
6. Dissídio jurisprudencial que não logrou aperfeiçoamento, tendo em vista não terem sido observados os requisitos para a sua demonstração, arts 541, CPC e 255, §§ 1.° e 2.°, do RISTJ, além da falta de similitude fática entre os julgados.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, desprovido (REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.02.2011, DJe 23.02.2011).
O fato é que muitos titulares de patentes pipeline – geralmente laboratórios – tentam estender o prazo de vigência da respectiva patente no Brasil, nos casos em que tais prazos, no país de origem da patente, são mais longos ou prorrogados por algum motivo específico. O STJ tem rechaçado sistematicamente essas tentativas, conforme se vê dos acórdãos acima transcritos, entendendo que as patentes pipeline revalidadas no Brasil vigoram pelo prazo remanescente do país de origem, mas limitado ao prazo máximo previsto em nossa legislação (art. 40 da LPI: 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para patentes de modelo de utilidade).
Já vimos que a proteção ao desenho industrial não se dá por meio da concessão de patente, mas de registro, assim como ocorre com as marcas. O desenho industrial, pois, não é patenteável, mas registrável.
A LPI estabelece, em seu art. 95, o conceito de desenho industrial, dispondo que “considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.
Cumpre estabelecer, antes da análise dos requisitos legais de registrabilidade do desenho industrial, as diferenças dele para as obras de arte. A importância de se estabelecerem essas diferenças se dá pelo fato de serem criações cuja proteção se submete a regimes jurídicos bem distintos. A obra de arte é protegida pelo direito autoral (Lei 9.610/1998), enquanto o desenho industrial é protegido pelo direito de propriedade industrial. A grande diferença entre ambos está no fato de que o desenho industrial possui uma função utilitária, ainda que mínima, ao contrário das obras de arte, figuras meramente estéticas ou decorativas.
Também é importante diferenciar o desenho industrial do modelo de utilidade. Este, conforme vimos, tem que conferir ao objeto uma melhora funcional no seu uso ou em sua fabricação. O desenho industrial, por sua vez, não guarda nenhuma relação com a funcionalidade do produto. Nesse sentido, o STJ recentemente julgou um caso interessante, mantendo a concessão de uma patente (antes da Lei 9.279/1996 os modelos ou desenhos industriais eram objeto de patente) a um fabricante de caixas de sobrepor. O cerne da questão foi justamente a distinção entre o modelo industrial (hoje chamado pela atual LPI de desenho industrial) e o modelo de utilidade (REsp 999.757/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05.02.2009, DJe 09.03.2009).
Assim, se uma determinada criação for técnica, estamos diante de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Se, por outro lado, essa criação for estética, estamos diante de uma obra de arte (quando não aplicada a um produto industrial) ou de um desenho industrial (quando aplicada a um produto industrial).
Pois bem. Feitas essas observações iniciais, vê-se, pois, que os requisitos para o registro de desenho industrial são: a) novidade; b) originalidade; c) aplicação industrial; d) licitude (ou desimpedimento).
O requisito da novidade do desenho industrial, assim como ocorre com as invenções e os modelos de utilidade, estará atendido quando o mesmo não for compreendido no estado da técnica, conforme previsão do art. 96 da LPI: “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Complementando essa regra, e seguindo a mesma linha dos dispositivos legais que tratam do tema em relação às patentes, os §§ 1.°, 2.° e 3.° do art. 96 dispõem o seguinte: “§ 1.° O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3.° deste artigo e no art. 99. § 2.° Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. § 3.° Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12”.
Já o requisito da originalidade, por sua vez, considera-se cumprido quando do desenho industrial resultar “uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (art. 97 da LPI). Cumpre destacar, ainda, que esse resultado original “poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos” (parágrafo único). O requisito da originalidade pode ser traduzido como a necessidade de o desenho industrial apresentar um caráter distintivo em relação aos demais já existentes, ou seja, o desenho industrial será original quando for significativamente diferente dos outros existentes no mercado.
Quanto ao requisito da aplicação industrial, conforme já destacamos, ele serve basicamente para distinguir os desenhos industriais das obras de arte: ambos são criações estéticas, mas somente o desenho industrial é aplicável a um produto, tendo suscetibilidade de industrialização. Foi por isso que a LPI se preocupou em deixar fora do âmbito de proteção legal dos desenhos industriais as obras de arte (art. 98). Afinal, conforme já destacamos, estas possuem uma proteção jurídica específica, conferida pelo direito autoral.
Também se preocupou a LPI em estabelecer – a exemplo do que fez no art. 18 com relação às patentes – casos de desenhos industriais não registráveis. Assim, dispõe o art. 100 da lei que “não é registrável como desenho industrial: I – o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II – a forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”. Quanto a essa previsão do inciso II, ela se justifica porque a forma necessária ou imposta por requisitos técnicos jamais pode ser considerada uma forma ornamental.
O procedimento de registro de desenho industrial junto ao INPI segue basicamente a mesma sistemática do procedimento para concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade, com algumas variações.
De acordo com o art. 94 da LPI, “ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”. O parágrafo único desse dispositivo legal, por sua vez, dispõe que se aplicam “ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6.° e 7.°”, já visto quando do estudo das patentes.
Assim, pode-se dizer que: (i) salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter o registro; (ii) o registro poderá ser requerido em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade; (iii) quando se tratar de desenho industrial realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos; (iv) o criador do desenho industrial será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação; (v) se dois ou mais autores tiverem realizado o mesmo desenho industrial, de forma independente, o direito de obter registro será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente da data de criação; e (vi) a retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
Aplicam-se também aos pedidos de registro de desenho industrial, analogicamente, as regras previstas na LPI sobre a titularidade de patentes de inventos realizados por funcionários do empresário (arts. 88 a 93). Essa aplicação, aliás, é determinada pela própria LPI, em seu art. 121.
Conforme já destacamos, o pedido de registro de desenho industrial se assemelha, quanto ao procedimento, com o pedido de patente. Faz-se o pedido contendo o requerimento, o relatório descritivo – se for o caso –, as reivindicações – também se for o caso –, os desenhos ou fotografias, o campo de aplicação do objeto e, por fim, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 101 da LPI). Não custa lembrar que “os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa” (art. 101, parágrafo único).
O pedido é submetido a exame formal preliminar (art. 102 da LPI), podendo o INPI recebê-lo com pequenas irregularidades, assinando prazo para o interessado cumprir as exigências formais necessárias, em 5 dias (art. 103 da LPI). Veja-se que a disciplina procedimental é idêntica à conferida ao pedido de patente, com exceção do prazo acima mencionado, que para as patentes é de 30 dias.
Segundo o art. 104 da LPI, “o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações”. Mais uma vez a lei se preocupou em proteger a criação em si.
O autor do pedido também deve atentar para o fato de que o desenho industrial deve, ainda, “representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto” (art. 104, parágrafo único, da LPI). Trata-se de norma que se destina a permitir a aferição, pelos técnicos do INPI, do requisito da industriabilidade.
Nesse ponto, o procedimento do registro de desenho industrial difere do procedimento das patentes, porque a publicação e a concessão são automáticas, expedindo-se imediatamente o registro. Com efeito, segundo o art. 106 da LPI, “depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”. Conclui-se, pois, que a concessão do registro de desenho industrial independe da prévia análise do INPI quanto ao preenchimento do requisito de registrabilidade.
Perceba-se também que não há, em princípio, aquele período de sigilo de 18 meses, salvo se o autor do pedido requerer expressamente, conforme prevê o § 1.° do art. 106: “a requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado”. Nesse caso, aplica-se também o disposto no art. 105 da LPI: “se solicitado o sigilo na forma do § 1.° do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”.
Das regras acima transcritas, pode-se concluir que, como a publicação do pedido de registro e a concessão do certificado são automáticas, o exame de mérito do pedido de registro de desenho industrial só ocorrerá quando o titular ou terceiros interessados o requeiram ao INPI, nos termos do art. 111 da LPI: “o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade”. Por isso se diz que esse exame de mérito é eventual e diferido.
Concedido o registro de desenho industrial, o titular receberá o respectivo certificado de registro, nos termos do art. 107 da LPI: “do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor – observado o disposto no § 4.° do art. 6.°, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações”.
O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de 10 anos, contados da data do depósito, mas a LPI permite a prorrogação desse prazo por três períodos sucessivos de 5 anos cada, conforme previsão do art. 108: “o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada”.
Esse pedido de prorrogação deve ser feito no último ano da vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição (art. 108, § 1.°). E mais: “se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional” (art. 108, § 2.°).
O titular do registro de desenho industrial, a exemplo do titular de uma patente, tem o direito de exploração econômica exclusiva do seu objeto, aplicando-se as mesmas normas relativas à invenção e ao modelo de utilidade. É o que prevê o art. 109 da LPI e seu parágrafo único: “Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43”.
A LPI também se preocupou em assegurar ao terceiro de boa-fé que, antes da data do depósito do pedido de registro já explorava seu objeto, o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. É o que prevê, por sua vez, o art. 110 e seus parágrafos: “Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. § 1.° O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. § 2.° O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3.° do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação”.
De acordo com o art. 112 da LPI, “é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei”. Assim como ocorre com a decretação de nulidade das patentes, a nulidade do registro de desenho industrial também produz efeitos ex tunc, ou seja, retroagem à data do depósito do pedido (art. 112, § 1.°).
Caso a nulidade do registro seja decorrente de ofensa ao art. 94 da LPI, que dispõe sobre os legítimos titulares do registro de desenho industrial (autor da criação), o interessado pode, alternativamente, ingressar em juízo e requerer a adjudicação do registro, ou seja, requerer que o juiz transfira para ele a titularidade do registro concedido a outrem pelo INPI. É o que prevê o art. 112, § 2.°: “no caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro”.
Por outro lado, quando a nulidade do registro for decorrente de ofensa a outros preceitos legais constantes da LPI, o interessado deve requerer a nulidade ao próprio INPI, que instaurará processo administrativo, o qual, aliás, também pode ser instaurado de ofício. É o que dispõem o art. 113 da LPI e seus parágrafos: “Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98. § 1.° O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111. § 2.° O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão”.
O art. 117 da LPI prevê que “o processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro”. Repetindo o que já afirmamos quando do estudo da nulidade da patente, essa regra se explica pela produção de efeitos ex tunc da declaração de nulidade do registro. Afinal, mesmo que o registro já tenha sido extinto, ele com certeza produziu efeitos relevantes enquanto esteve vigente, e esses efeitos, se o registro era nulo, devem ser anulados também. Daí a importância de o processo administrativo de nulidade do registro continuar mesmo após a sua extinção.
Instaurado o processo administrativo de nulidade, haverá o contraditório e o titular do registro poderá exercer seu direito de defesa. O procedimento está descrito nos arts. 114 a 116 da LPI, seguindo as mesmas linhas do processo de nulidade da patente: “Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação. Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa”.
Finalmente, quanto à ação de nulidade do registro de desenho industrial, dispõe o art. 118 da LPI o seguinte: “aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57”. Valem aqui, pois, as observações que fizemos no tópico em que analisamos a ação de nulidade da patente.
Da mesma forma que ocorre com o titular da patente, o titular do registro de desenho industrial também tem que pagar ao INPI uma determinada quantia. No entanto, enquanto o titular da patente se obriga ao pagamento de uma retribuição anual, o titular do registro de desenho industrial se obriga ao pagamento de uma retribuição quinquenal, prevista no art. 120 da LPI: “o titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito”.
Complementando a regra acima transcrita, dispõem seus parágrafos o seguinte: “§ 1.° O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5.° (quinto) ano da vigência do registro. § 2.° O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108. § 3.° O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional”.
Por fim, a LPI estabelece, em seu art. 119, que o registro extingue-se: “I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III – pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou IV – pela inobservância do disposto no art. 217”, que se refere à exigência de a pessoa domiciliada no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
Outro bem da propriedade industrial protegido mediante o registro são as marcas, que a lei define como sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122 da LPI). A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar o produto ou serviço dos seus “concorrentes” no mercado. Nesse sentido, o STJ já decidiu, por exemplo, que não há conflito entre uma marca e o nome de um edifício:
Civil. Propriedade industrial. Direito de marcas. Nome de condomínio fechado (Acquamarina Sernambetiba 3.360). Existência de registro de marca (Acquamarine) na classe de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. Ausência de colidência. Princípio da especialidade. Distinção entre ato civil e ato comercial. Composição dos signos. Mercado consumidor. Inocorrência de confusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 07/STJ. Recurso desprovido.
1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.
2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória.
3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.
4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) – e não objetos singulares.
5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade.
6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo – ainda mais quando essencialmente nominativo – podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).
7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a máfé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.
8. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011).
Caracterizada, porém, a possibilidade de confusão entre consumidores, há conflito entre marcas, devendo prevalecer a que foi registrada anteriormente, conforme precedentes do STJ:
Recurso especial. Prescrição quinquenal. Não ocorrência. Propriedade industrial. Sistema atributivo. Adoção pelo ordenamento jurídico pátrio. Pedido de anulação de registro de marca. Confusão entre os consumidores. Possibilidade. Validade de pedido anterior em trâmite administrativo. Prioridade de exame. Recurso improvido.
(...)
II – O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;
III – A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;
(...) (REsp 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 17.08.2010, DJe 01.10.2010).
Direito comercial. Propriedade industrial. Uso de marca com elementos semelhantes. Nomes que, embora comuns, distinguem marca de produto específico consagrado no mercado. Exclusividade de uso. Provimento.
I – A exclusividade da marca “Leite de Rosas” é violada pelo uso da expressão “Desodorante Creme de Rosas”, mormente em embalagem semelhante.
II – Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original.
III – Recurso Especial provido (REsp 929.604/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22.03.2011, DJe 06.05.2011).
Como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, consequentemente, não poder ser registrada. É por isso que não se admite o registro como marca de expressões comuns, genéricas, que não sirvam para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a expressão “Brasil”, por ser comum, genérica, pode ser objeto de registro como marca até mesmo por empresários do mesmo ramo:
Civil e processual civil. Propriedade industrial. Conflito entre nome fantasia e nome empresarial. Registro de marca superveniente. Vocábulo de uso comum.
(...)
4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.
5. O termo “Brasil”, principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96.
(...) (REsp 1.082.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.09.2009, DJe 28.09.2009).
Da mesma forma, o STJ já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca:
Comercial. Propriedade industrial. Marca evocativa. Registro no INPI. Exclusividade. Mitigação. Possibilidade.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.
3. A linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1315621/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 04.06.2013, DJe 13.06.2013).
Propriedade industrial. Ação de nulidade de registro de marca comercial. Marca fraca ou evocativa. Possibilidade de convivência com outras marcas. Impossibilidade de conferir exclusividade à utilização de expressão de pouca originalidade ou fraco potencial criativo.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.
2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1.166.498/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011, DJe 30.03.2011).
Processual civil. Recurso especial. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Concorrência desleal. Inexistência.
(...)
4. A finalidade da proteção ao uso das marcas – garantida pelo disposto no art. 5.°, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4.°, VI, do CDC).
5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidância, haja vista que, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.
6. O radical “SOR”, que compõe a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.
7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.
8. Recurso especial não provido (REsp 1.105.422/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.05.2011, DJe 18.05.2011).
Percebe-se, da leitura do art. 122 da LPI, que o Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, não previu a possibilidade de se registrar como marca um sinal sonoro, haja vista a exigência legal de que o sinal distintivo seja visualmente perceptível. Da mesma forma, não é possível registrar como marca um determinado cheiro ou odor, que seria a denominada marca olfativa.
A lei também se preocupou em estabelecer casos de marcas não registráveis, em seu art. 124, que assim dispõe: “não são registráveis como marca: I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.
Sobre a vedação do inciso V, que impede registro de marca que colida com nome empresarial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, sendo distintos os ramos de atividade, podem a marca e nome empresarial conviverem.
Direito comercial. Marca e nome comercial. Colidência de marca “ETEP” (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial). Classe de atividade. Princípio da especificidade. Interpretação lógico-sistemática. Recurso provido parcialmente. I – Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. II – Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. III – No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. IV – Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro (REsp 119.998/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4.ª Turma, j. 09.03.1999, DJ 10.05.1999, p. 177).
Ainda sobre o conflito entre nome empresarial e marca, confira-se o seguinte julgado do STJ, que explica bem os critérios usados pelo referido tribunal para solucionar tais questões:
Propriedade industrial. Mandado de segurança. Recurso especial. Pedido de cancelamento de decisão administrativa que acolheu registro de marca. Reprodução de parte do nome de empresa registrado anteriormente. Limitação geográfica à proteção do nome empresarial. Art. 124, V, da Lei 9.279/96. Violação. Ocorrência. Cotejo analítico. Não realizado. Similitude fática. Ausência.
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.
3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei n.° 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei n.° 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.
4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.
(...) (REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011).
A propósito do assunto, foi aprovado o Enunciado 2 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, com o seguinte teor: “A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil”.
Em resumo, pode-se concluir que, em caso de conflito entre nome empresarial e marca, deve-se verificar inicialmente a eventual possibilidade de convivência entre ambos, considerando-se que: (i) em princípio, o nome empresarial é protegido apenas no território do Estado da Junta Comercial na qual foi registrado; (ii) em princípio, a marca é protegida apenas no ramo de atividade referente ao produto ou serviço que identifica. Caso, todavia, verifique-se que a colidência entre o nome empresarial e a marca seja passível de provocar confusão entre consumidores, com eventual desvio de clientela, deve-se solucionar o conflito segundo o critério da anterioridade do registro.
Finalmente, sobre eventuais conflitos entre nomes empresariais e marcas, foi aprovado também o Enunciado 1 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, com o seguinte teor: “Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo”.
A LPI, em seu art. 123, distingue três espécies de marca: (i) marca de produto ou serviço, que é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (ii) marca de certificação, que é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e (iii) marca coletiva, que é aquela usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade.
A marca de produto ou serviço representa a noção geral de marca que todos nós possuímos, ou seja, os sinais que são usados pelos empresários para identificar os produtos ou serviços que comercializam ou produzem. Está prevista no inciso I do art. 123 da LPI.
A marca de certificação, por sua vez, é aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes. Está regulada no inciso II do art. 123 da LPI.
Por fim, a marca coletiva é aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade. Está regulada no inciso III do art. 123 da LPI.
Perceba-se que a marca de produto ou serviço será registrada pelo próprio empresário que irá utilizá-la, enquanto a marca de certificação é registrada por um ente certificador, e a marca coletiva é registrada pela entidade que congrega os membros que vão usá-la. No caso da marca de certificação, qualquer empresário que atenda aos requisitos de controle do certificador titular da marca poderá usá-la. No caso da marca coletiva, por sua vez, qualquer membro da entidade que atenda as condições do seu regulamento de utilização poderá usá-la. Nesse sentido, dispõe o art. 150 da LPI: “o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização”. Já o art. 149 prevê que “qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada”.
Existe, ainda, um outro critério importante de classificação das marcas, que leva em conta a sua forma de apresentação. Nesse sentido, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais.
As marcas nominativas são as criadas a partir de palavras e/ou números ou combinação de palavras e números. Podem ser expressões já existentes ou criações originais. As marcas figurativas, por seu turno, são aquelas constituídas por desenhos, símbolos ou figuras que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual. As marcas mistas, como o nome já indica, são as que se constituem por meio da combinação das duas espécies de marcas acima mencionadas. Por fim, as marcas tridimensionais são outra novidade da lei. Trata-se daquelas que são constituídas pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos (por exemplo, um vidro de perfume).
De acordo com o art. 129 da LPI, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. Vê-se, pois, que assim como ocorre com os pedidos de patente e com o pedido de registro de desenho industrial, o pedido de registro de marca também tem seu procedimento detalhado na LPI.
Qualquer pessoa, física ou jurídica (de direito privado ou de direito público), pode requerer o registro de marca, conforme previsão do art. 128 da LPI: “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. As pessoas de direito privado, todavia, “só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (art. 128, § 1.°). Assim, se uma determinada sociedade anônima quiser registrar no INPI uma marca para identificar determinado produto alimentício, deverá demonstrar que exerce atividade de produção ou comercialização daquele produto.
O registro de marca coletiva, por sua vez, “só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (art. 128, § 2.°, da LPI), e o registro de marca de certificação somente pode ser feito “por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” (art. 128, § 3.°, da LPI).
Assim, a marca coletiva, que identifica, conforme vimos, produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade será registrada no INPI por essa entidade (uma associação, por exemplo), e não por um dos membros que a integram. Da mesma forma, a marca de certificação, a qual, conforme vimos, atesta a conformidade de determinado produto ou serviço com normas e especificações técnicas será registrada no INPI pela entidade certificadora, e não pelos empresários que utilizarão posteriormente a marca. É por isso que os doutrinadores chamam a marca coletiva e a marca de certificação de marcas de identificação indireta, porque elas não são usadas pelos seus requerentes.
Em tese, o requerente do registro de marca deve ser aquele que a criou e que, consequentemente, a está usando em primeiro lugar. Pode acontecer, todavia, de isso não ocorrer, ou seja, pode ser que uma marca objeto de pedido de registro já esteja sendo usada de boa-fé por outrem, que por algum motivo até o momento não requereu seu registro junto ao INPI. Nesse caso, quem merece a titularidade do registro? O que primeiro criou a marca e a usou, mas não a registrou, ou aquele que criou a marca posteriormente, mas requereu primeiro o seu registro? De acordo com a LPI, o usuário anterior da marca tem o chamado direito de precedência, que está previsto no art. 129, § 1.°: “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”. Complementando, o § 2.° prevê que “o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento”.
Vale destacar, porém, que o direito de precedência deve ser exercido pelo usuário anterior da marca antes da concessão do registro dela ao usuário posterior. Após o registro, não há mais oportunidade para fazê-lo. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região:
(...) 3. O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3.° [sic], da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. (...) (TRF 2.ª Região, Apelação Cível 2003.51.01.490061-0, Rel. Des. Liliane Roriz, decisão em 24.07.2007).
De acordo com o art. 155 da LPI, o pedido de registro de marca “deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I – requerimento; II – etiquetas, quando for o caso; e III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito”. Complementando a regra do caput, o parágrafo único prevê que “o requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento”.
Tratando-se de pedido de registro de marca coletiva, o qual, conforme já destacamos, é feito pela própria entidade, e não pelos seus membros que usarão a marca posteriormente, dispõe o art. 147 da LPI que o pedido deve conter ainda “regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca”. Complementando, o parágrafo único prevê que “o regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido”.
Por outro lado, tratando-se de pedido de registro de marca de certificação, o qual, conforme também já destacamos, é feito pela entidade certificadora, e não por aqueles que usarão a marca posteriormente, dispõe o art. 148 da LPI que o pedido deve conter ainda “I – as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II – as medidas de controle que serão adotadas pelo titular”. Complementando, o parágrafo único prevê que “a documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido”.
Segundo o art. 156 da LPI, “apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação”. O art. 157, por sua vez, prevê que “o pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente”. Complementando, seu parágrafo único estabelece que “cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido”.
Pois bem. Recebido o pedido, passa-se ao seu exame, que se inicia com a sua publicação, para que eventuais interessados apresentem oposição. É o que prevê o art. 158 da LPI: “protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias”. Havendo oposição, “o depositante será intimado (...), podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias” (§ 1.°).
Se a oposição fundar-se no fato de a marca a ser registrada já ser usada no Brasil ou em país signatário da Convenção da União de Paris, caberá ao autor da oposição comprovar, em 60 dias, o depósito do pedido de registro da marca que alega já usar. É o que prevê o § 2.° do art. 158 da LPI: “não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”.
Dando-se sequência ao procedimento de exame do pedido de registro de marca, estabelece o art. 159 da LPI que “decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias”. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (§ 1.°). Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame (§ 2.°). Finalmente, “concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro” (art. 160).
Deferido o registro de marca, após o exame do pedido, o INPI concederá o certificado. De acordo com o art. 161 da LPI, “o certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes”.
Quanto ao pagamento das retribuições, estabelece o art. 162 da LPI o seguinte: “o pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento”. Complementando a regra do caput, seu parágrafo único prevê que “a retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido”.
O ato de concessão do certificado de registro deve ser publicado, e de acordo com o art. 163 da LPI “reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato”.
Por fim, dispõe o art. 164 da LPI que “do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira”.
O prazo de vigência do registro de marca é de 10 anos, contado da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 133 da LPI, que assim dispõe: “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.
Perceba-se que, ao contrário do que ocorre com os prazos de vigência das patentes e do registro de desenho industrial, o prazo de vigência da marca se inicia a partir da concessão, e não do depósito. Ademais, dessa vez, ao contrário apenas do que ocorre com o prazo de vigência das patentes, mas igualmente ao que ocorre com o de vigência do registro de desenho industrial, o prazo de vigência do registro de marca é prorrogável. O que muda entre o prazo de vigência do registro de desenho industrial e o de vigência do registro de marca é apenas o prazo dessa prorrogação. Enquanto o prazo de vigência do registro de desenho industrial pode ser prorrogado por três períodos de cinco anos, o de vigência do registro de marca pode ser prorrogado por vários períodos de dez anos, sem limite. Portanto, o registro de marca pode vigorar indefinidamente, bastando que o seu titular requeira sempre a prorrogação do prazo de vigência, nos termos da lei.
Esse pedido de prorrogação, segundo o § 1.° do art. 133, “deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição”. Não feito o pedido de prorrogação neste prazo, ainda há uma última alternativa ao titular da marca. Com efeito, de acordo com o § 2.° do art. 133, “se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional”.
Ao titular do registro de marca concedido pelo INPI se confere proteção jurídica que lhe assegura o seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da LPI), podendo ainda ele, conforme disposição do art. 130 da LPI: “I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação”.
De acordo com o art. 131 da LPI, essa proteção conferida à marca registrada no INPI “abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”. Isso não significa, todavia, que ninguém possa usar a marca registrada ou mencioná-la em nenhuma situação. Com efeito, não obstante o titular da marca registrada tenha direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, ele “não poderá: I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3.° e 4.° do art. 68; e IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo” (art. 132).
A proteção conferida ao titular da marca, não obstante seja abrangente no que se refere ao seu âmbito territorial – vale em todo o país, como visto – é restrita no que diz respeito ao seu âmbito material. Assim, diz-se que a proteção conferida à marca registrada se submete ao chamado princípio da especialidade ou especificidade.
De fato, a proteção conferida à marca, consistente no direito de uso exclusivo, submete-se ao princípio da especialidade, ou seja, essa proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao(s) ramo(s) de atividade em que o seu titular atua. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Marca. Uso. Empresas. Ramos diversos. A marca “Olímpica” foi registrada pela recorrente no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), na classe 25 (relativa a roupas e acessórios de vestuários) e na classe 28 (relativa a jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica, esporte, caça e pesca). A recorrida, empresa de refrigerante, em campanha promocional, veiculada apenas durante os jogos olímpicos de Atlanta, divulgou que os participantes que juntassem tampas de garrafa de sua marca e mais dois reais ganhariam uma pequena bola de espuma, grafada com a marca do refrigerante e a expressão “minibola olímpica”. Conforme o registro do INPI, a marca “Olímpica” está restrita a produtos desportivos, não havendo empecilho de seu uso no comércio, indústria ou serviço em geral. Ademais, as empresas envolvidas exercem atividades distintas e seus produtos são de classes diversas, dirigidas a públicos diferentes, impossibilitando a confusão. A proteção à marca visa impedir a concorrência des-leal, no intuito de evitar que o consumidor adquira um determinado produto, pensando ser outro. Com esse entendimento, a Turma não conheceu do recurso (REsp 550.092-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.03.2005, Informativo 240/2005).
Propriedade industrial. Direito de marca. Pretensão à exclusividade. O direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do registro no INPI, é limitado à classe de atividade para o qual foi deferido. O acórdão recorrido declarou que a proteção legal alcança a marca, independente de classe para a qual o registro foi concedido, pouco importando que as atividades das empresas litigantes sejam diversas. Assim procedendo, contrariou o art. 59 do Código de Propriedade Industrial, bem como a jurisprudência desta Corte. Precedentes citados: REsp 14.367-PR, DJ 21/9/1992, e REsp 9.380-SP, DJ 10/6/1991 (REsp 142.954-SP, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 21.09.1999, Informativo 33/99).
Há, porém, marcas que possuem proteção em qualquer ramo de atividade, configurando exceção ao princípio da especificidade ou especialidade. Trata-se da marca de alto renome, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI, tem proteção em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, por exemplo, que a marca “Ford” é de alto renome, tendo proteção em todos os ramos de atividade.
Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca “Ford”. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei n.° 9.279/96, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido (REsp 758.597/DF, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, 3.ª Turma, j. 18.04.2006, DJ 30.06.2006, p. 218).
Recurso especial. Direito marcário. Proteção da marca. Registro de “marca notória”. Exclusividade. Atividades diversas. Interpretação do artigo 67 da Lei 5.772/71. Revolvimento probatório. Súmula 7/STJ. I – Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias. II – No caso, o registro da marca CONTINENTAL como “notória” foi concedido à Companhia ré após o registro da mesma marca, pela recorrente, em seu nome comercial. Atrai à espécie a interpretação do caput do artigo 67 da Lei n.° 5.772/71, vigente à época: “A marca considerada notória no Brasil (...) terá assegurada proteção especial, em todas as classes, (...) desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca”. III – Nesse contexto, o registro da marca como notória confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso, por terceiros, de outras marcas iguais ou parecidas. Não retroage para atingir registros anteriores. IV – Não se conhece do recurso especial por afirmada ofensa a comando de ato normativo interno, por não estar essa espécie compreendida na expressão “lei federal”, constante da alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 246.652-RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 16.04.2007, p. 180) – Observação: Onde se lê “marca notória”, nesse julgado, entenda-se “marca de alto renome”, já que o acórdão em questão analisou o caso à luz da antiga LPI (Lei 5.772/1971), na qual a marca de alto renome, hoje disciplinada no art. 125 da LPI vigente (Lei 9.279/1996), era chamada de marca notória.
Registre-se, entretanto, que a despeito da decisão do STJ acima transcrita, o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (especializado em causas sobre propriedade industrial, porque tem sede no Rio de Janeiro e, consequentemente, julga constantemente as demandas em face do INPI, que tem sede na mesma cidade) entende que não cabe ao poder Judiciário declarar que uma marca possui “alto renome”, sendo isso matéria de fato que compete apenas ao INPI analisar, de maneira incidental.
Direito processual civil e da propriedade industrial. Ação rescisória. Declaração judicial de notoriedade da marca ABSOLUT. Impossibilidade. Procedência do pedido rescidendo. Necessidade de observância do procedimento previsto na Resolução 110-2004 do INPI. I – O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama. II – É tarefa da justificação (art. 861 do Código de Processo Civil) e não da declaração judicial (art. 4.° do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para utilização futura. III – Procedência do pedido rescindendo, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil, para desconstituir o decisum que declarou in abstracto da notoriedade da marca ABSOLUT. IV – Improcedência do pedido da ação principal, de molde a permitir a verificação do alto renome da marca ABSOLUT pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir do procedimento previsto na Resolução n.° 110-2004 (TRF 2.ª Região, Ação Rescisória 2007.02.01.013373-4, Rel. Des. André Fontes, decisão em 26.06.2008).
A referida decisão do TRF da 2.ª Região está de acordo com a Resolução 121/2005 do próprio INPI, segundo a qual a proteção especial conferida pelas marcas de alto renome deverá ser requerida ao INPI, incidentalmente, como matéria de defesa, quando da apresentação de oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro. O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade na qual foi alegado o alto renome da marca, decidirá se a alegação procede. Em caso afirmativo, negará o pedido de registro de nova marca ou determinará a nulidade do registro de marca já registrada, e ainda promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.
O próprio STJ já consolidou seu entendimento nesse sentido também, conforme demonstra o seguinte precedente:
Agravo Regimental em Recurso Especial. Direito Empresarial. Marca. Marca de alto renome. Atribuição do INPI.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como “marca de alto renome” e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes.
2. Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI.
3. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª Turma, j. 17.09.2013, DJe 02.10.2013).
É preciso estar atento para não confundir a marca de alto renome com a marca notoriamente conhecida, disciplinada no art. 126 da LPI. Aquela, conforme vimos, tem proteção especial em todos os ramos de atividade, enquanto esta goza de proteção especial no seu ramo de atividade, mas independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, podendo o INPI, inclusive, indeferir de ofício pedido de registro de marca que a reproduza ou a imite, no todo ou em parte. Com efeito, dispõe o art. 126 da LPI que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6.° bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. E o § 2.° deste art. 126 determina que “o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”.
Sobre a importância do princípio da especialidade na proteção conferida pelo registro de marca, e também sobre a diferença entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Proteção. Marca. Nome comercial. A análise de colidência em casos de marca integrada pelo nome comercial do titular e outra marca em nome de terceiro posteriormente registrada no INPI não deve ser direcionada exclusivamente pela anterioridade registral. Há que se utilizar a interpretação sistemática dos preceitos contidos nos arts. 59 e 65, XVII, da Lei n.° 5.772/1971 (Código de Propriedade Industrial), que cuidam da reprodução ou imitação de marcas e consagram o princípio da especificidade em nosso sistema. Portanto a solução da questão passaria, necessariamente, pela perquirição acerca das classes em que deferidos os registros e das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares em conflito. A ressalva que se faz diz respeito à marca notória (art. 67 do referido código), assim declarada pelo INPI, hoje intitulada de alto renome (art. 125 da Lei n.° 9.279/1996), à qual se dá tutela especial, em todos os ramos de atividade, quando previamente registrada no Brasil (exceção ao princípio da especificidade). Tal espécie não deve ser confundida com a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 6.° da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – CUP e art. 126 da Lei n.° 9.279/1996), que goza de proteção especial independentemente do depósito ou registro no país, porém restrita a seu ramo de atividade (exceção ao princípio da territorialidade). Na hipótese, o Tribunal, pela análise do conjunto probatório, firmou não se tratar de marca notória, distintas, também, as classes de registros e o âmbito das atividades desempenhadas pelas partes, daí ser forçoso concluir que não há impedimento de uso da marca pela recorrida. Precedentes citados: REsp 9.142-SP, DJ 20/4/1992; REsp 37.646-RJ, DJ 13/6/1994; REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005; REsp 471.546-SP, DJ 28/4/2003; REsp 142.954-SP, DJ 13/12/1999, e REsp 14.367-PR, DJ 21/9/1992 (REsp 658.702-RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 29.06.2006, Informativo 290/2006).
Como o registro da marca assegura ao seu titular o direito ao seu uso exclusivo em todo o País, nos termos do art. 129 da LPI, aquele que usar indevidamente marca registrada por outrem poderá ser demandado em juízo e condenado ao pagamento de perdas e danos. Nesse ponto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial” (Súmula 143 do STJ).
Ademais, o mesmo Superior Tribunal de Justiça ainda entende que a simples contrafação de marca gera direito à indenização por danos materiais, mesmo que o produto não tenha sido comercializado. E mais: o uso indevido de marca também pode acarretar a condenação do infrator em danos morais, quando houver a prova de vulgarização da marca registrada que está sendo indevidamente usada por terceiro.
Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. – Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. – Recurso especial a que se dá provimento (REsp 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 03.04.2003, DJ 04.08.2003, p. 295).
Direito empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos morais reconhecidos. – O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro. – Na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. – Certos direitos de personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas, nos termos do art. 52 do CC/02 e, entre eles, se encontra a identidade. – Compensam-se os danos morais do fabricante que teve seu direito de identidade lesado pela contrafação de seus produtos. Recurso especial provido (REsp 1.032.014/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 26.05.2009, DJe 04.06.2009).
Conforme vimos, a propriedade que o titular exerce sobre a marca registrada lhe garante, nos termos do art. 130, inciso I, da LPI o direito de: “I – ceder seu registro ou pedido de registro”. Nesse sentido, prevê o art. 134 da LPI que “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.
Assim como ocorre com a patente, perceba-se que a marca não precisa sequer estar registrada, bastando que haja o simples pedido de registro. Todavia, caberá ao cessionário, que passará a deter os direitos sobre a marca, preencher os requisitos legais como se fosse ele o requerente do registro, ou seja, deve o cessionário preencher os requisitos do art. 128 da LPI. Assim, por exemplo, uma sociedade empresária titular de uma marca que identifica um determinado produto alimentício não pode cedê-la a outra sociedade empresária que atue em ramo de atividade estranho.
Ademais, havendo mais de um pedido ou registro acerca de marcas iguais ou semelhantes, a cessão deve compreender todos os pedidos ou registros, conforme determinação do art. 135 da LPI, que assim prescreve: “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”.
Finalmente, assim como ocorre com a cessão de patente, que já estudamos, o INPI deve fazer as anotações de eventuais cessões de registro de marca. Nesse sentido, dispõe o art. 136: “o INPI fará as seguintes anotações: I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular”. Complementando essa regra, prevê o art. 137 que “as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.
Além da cessão, a LPI também permite que o direito de uso exclusivo da marca seja licenciado pelo seu titular. Nesse sentido, estabelece a LPI, em seu art. 139, que “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. O contrato de licença pode ainda, conforme disposição do parágrafo único do dispositivo em questão, prever que “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.
Para que seja eficaz perante terceiros, todavia, o contrato de licença deverá ser obrigatoriamente averbado no INPI. É o que preceitua o art. 140 da LPI: “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”. O § 1.° complementa a regra do caput, estipulando que “a averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”. Vale destacar que a averbação da licença no INPI, além de fazê-la produzir efeitos erga omnes, permite a remessa de royalties para o exterior e autoriza a dedução fiscal dos valores pagos pelo licenciado.
Diante dessa possibilidade de cessão ou licença do uso da marca, fica claro que não cabe ao titular do registro consentir, em acordo privado, que outro empresário de mesmo ramo de atividade registre marca idêntica ou semelhante à sua. Se isso ocorrer, o INPI deverá denegar o registro. O eventual acordo entre as partes – titular da marca já registrada e requerente da nova marca – não tem o condão de afastar a competência legal do INPI para analisar a colidência entre as marcas e indeferir o pedido do registro posterior, sobretudo porque, ao fazê-lo, o INPI está também protegendo os interesses dos consumidores, ou seja, da coletividade em geral, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
Anulação. Ato administrativo. Registro. Marca. Trata-se de registro negado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) por anterioridade de marca impeditiva, pertencendo à mesma classe, fonética igual, grafia semelhante, além de os produtos serem afins – tintas e resinas – (art. 65, item 17, do CPI). Na espécie, a embargante alegava que a firma detentora da marca anterior (titular do registro) consentira que ela tivesse esse registro da marca. Isso posto, ressaltou o Min. Relator que o INPI tem competência exclusiva no território nacional para a concessão de privilégios e sua respectiva exploração nos termos do CPI, não podendo acordos privados se sobreporem às determinações desse órgão oficial. Observou ainda que tanto o antigo CPI quanto a vigente Lei n.° 9.279/1996 requerem instauração de processo administrativo originário do próprio INPI para qualquer procedimento e com a devida decisão fundamentada. Logo é obrigatória a participação da referida autarquia em eventual transferência do uso de marca. Outrossim, destacou que a conclusão do aresto recorrido, quanto à confusão ou induzimento a erro do consumidor, se registrada a marca, incide no enunciado da Súm. n.° 7/STJ e que não houve o cotejo analítico entre os julgados tidos como divergentes. Com esses argumentos, a Turma não conheceu do REsp. Precedentes citados: REsp 142.954-SP, DJ 13/12/1999; REsp 284.742-SP, DJ 8/10/2001; REsp 30.751-SP, DJ 1.°/8/1994, e REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006 (REsp 256.442-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 19.04.2007, Informativo 317/2007).
Assim como ocorre com as patentes e com o registro de desenho industrial, a LPI também previu para o registro de marca que “é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei” (art. 165). O parágrafo único desse dispositivo ainda prevê que “a nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável”.
Assim como ocorre com a decretação de nulidade das patentes e do registro de desenho industrial, a nulidade do registro de marca também produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data do depósito do pedido, nos termos do art. 167 da LPI: “a declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido”. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do STJ:
Processo civil. Embargos de divergência em recurso especial. Deserção e ausência de representação processual inocorrentes. Civil. Propriedade industrial. Marca. Caducidade. Efeitos prospectivos (ex nunc). Finalidade da lei. (...) 4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc). (...) (EREsp 964.780/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2.ª Seção, j. 10.08.2011, DJe 29.08.2011).
Caso a nulidade do registro de marca seja decorrente do fato de ela já ser registrada em outro país signatário da Convenção da União de Paris, o interessado pode, alternativamente, ingressar em juízo e requerer a adjudicação do registro, ou seja, requerer que o juiz transfira para ele a titularidade da patente concedida pelo INPI. É o que prevê o art. 166 da LPI: “o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6.° septies (1) daquela Convenção”.
De acordo com o art. 168 da LPI, “a nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei”.
Em princípio, cabe ao interessado requerer a abertura de processo administrativo de nulidade de registro de marca, em 180 dias a contar da concessão. Caso, entretanto, o interessado não requeira a declaração de nulidade do registro de marca, isso não impede o INPI de abrir, de ofício, o competente processo administrativo para tanto. É o que prevê o art. 169 da LPI: “o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro”.
Instaurado o processo administrativo de nulidade, haverá o contraditório e o titular do registro poderá exercer seu direito de defesa. O procedimento está descrito nos arts. 170 e 171 da LPI, seguindo as mesmas linhas do processo de nulidade da patente e do registro de desenho industrial: “Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa”.
Por fim, o art. 172 da LPI prevê que “o processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro”. Repetindo o que já afirmamos quando do estudo da nulidade das patentes e do registro de desenho industrial, essa regra se explica pela produção de efeitos ex tunc da declaração de nulidade do registro. Afinal, mesmo que o registro já tenha sido extinto, ele com certeza produziu efeitos relevantes enquanto esteve vigente, e esses efeitos, se o registro era nulo, devem ser anulados também. Daí a importância de o processo administrativo de nulidade do registro continuar mesmo após a sua extinção.
Conforme já destacamos quando do estudo da ação judicial de nulidade das patentes, como no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, além do requerimento administrativo de nulidade do registro de marca, é possível também que a essa nulidade seja decretada pelo Poder Judiciário, em ação que pode ser ajuizada pelo INPI ou por qualquer interessado, enquanto estiver vigente o registro. Nesse sentido, dispõe o art. 173 da LPI: “a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.
O prazo para propor essa ação de nulidade é quinquenal, contando-se a partir da concessão do registro, de acordo com o art. 174 da LPI: “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.
De acordo com o parágrafo único do art. 173, “o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios”. Esse dispositivo parece se referir, obviamente, ao poder geral de cautela do magistrado, que exige a presença do periculum in mora (perigo da demora) e do fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
Assim como ocorre nas ações de nulidade das patentes, quando o INPI não for o autor da ação, ele será parte interessada e intervirá no feito, necessariamente. É o que prevê o art. 175 da LPI: “a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Finalmente, mais uma vez repetindo o disposto na parte referente à ação de nulidade das patentes, a LPI estabeleceu um prazo especial de resposta, bem superior ao prazo previsto no Código de Processo Civil: “o prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias” (§ 1.°). E mais: “transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros” (§ 2.°).
Por fim, destaque-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já mencionamos acima, as ações contra o INPI devem ser ajuizadas, em princípio, na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da sede da autarquia. No entanto, havendo pluralidade de réus, como ocorre nos casos em que a ação é ajuizada contra o INPI e, também, contra um particular (geralmente uma sociedade empresária), o STJ entende que cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro ou no foro do domicílio do outro réu.
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.°, do CPC (REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 355).
Dispõe a LPI, em seu art. 142, que “o registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III – pela caducidade; ou IV – pela inobservância do disposto no art. 217”, que se refere à exigência de a pessoa domiciliada no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
Por outro lado, o art. 151 dispõe que “além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando: I – a entidade deixar de existir; ou II – a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização”.
Como o registro da marca coletiva, conforme já destacamos, pertence à entidade, e não aos seus membros, a sua renúncia é feita também pela própria entidade. Segundo o art. 152 da LPI, a entidade só pode renunciar ao registro da marca coletiva quando o fizer “nos termos do contrato social ou estatuto (...), ou, ainda, conforme o regulamento de utilização”.
Quanto à caducidade do registro de marca, ela está disciplinada no art. 143 da LPI, segundo o qual “caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Marca. Declaração. Caducidade. Ausência. Uso. Trata-se de ação de restauração de registro de marca para anular a decisão administrativa que declarou a caducidade dos registros daquela marca. Destacou o Min. Relator que, se consta da inicial que o contrato, além de transferência de tecnologia e assistência técnica, previa a licença para uso de marca, fica desbastada, no plano infraconstitucional, a necessidade de sua averbação no órgão competente, antigamente o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Outrossim, o art. 94 do Código de Propriedade Industrial autoriza o INPI a declarar de ofício a caducidade da marca por falta de uso. Além de que o acórdão a quo explicitou que o deferimento da marca não foi para produtos importados e que havia outros meios para que a marca não ficasse inativa, não se sustentando o argumento da força maior diante da vedação da importação de produtos que seria objeto dos registros da recorrente. Com esses argumentos, a Turma, ao prosseguir o julgamento, não conheceu do recurso (REsp 649.261-RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06.03.2007, Informativo 312/2007).
Recentemente, o STJ decidiu outro processo relevante acerca da caducidade da marca. O caso foi julgado à luz da antiga lei (Lei 5.772/1971), e os Ministros consideraram que a impossibilidade de importação dos produtos configurou motivo de força maior, o que impede a declaração de caducidade da marca. Eis o julgado:
Direito processual civil. Recurso extraordinário. Ofensa indireta à Constituição. Desnecessidade. Uniformização de jurisprudência. Suscitação do incidente. Momento. Antes do julgamento do recurso. Vinculação do Tribunal. Inexistência. Sentença. Fundamentação. Livre convencimento do Juiz. Direito Comercial. Marca. Desuso. Proibição de importação do produto. Motivo de força maior. Caducidade. Inexistência. – Somente ofensa direta à Constituição Federal autoriza a admissão de recurso extraordinário. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a lide com base em normas infraconstitucionais, o que afasta a incidência da Súmula n.° 126 do STJ. – O incidente de uniformização de jurisprudência possui caráter preventivo, e não corretivo, pelo que a parte deve suscitá-lo nas razões do recurso ou até o seu julgamento. Precedentes. – O art. 476 do CPC não obriga o Tribunal a suscitar incidente de uniformização de jurisprudência. Precedentes. – O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em deficiência de fundamentação, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. – A proibição de importação de produtos gera uma barreira que, se não é de todo intransponível, pode tornar econômica e/ou estrategicamente inviável a comercialização de tais produtos no Brasil, além de ser medida inesperada, de modo a configurar motivo de força maior, conforme previsto no art. 94 da Lei n.° 5.772/71, vigente à época dos fatos, apto a impedir que se opere a caducidade, por desuso, de marcas registradas no INPI. Recurso especial não conhecido (REsp 1.071.622-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 03.02.2009).
Tratando-se de marca coletiva, o art. 153 da LPI dispõe, sobre a caducidade, que ela também “será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146”. A regra se justifica porque a marca é coletiva, e não individual, razão pela qual deve servir ao uso de vários membros da entidade, e não de apenas um.
Como se depreende da leitura do art. 143 da LPI, a caducidade é declarada pelo INPI após regular processo administrativo, instaurado a requerimento de interessado. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, estabelece o § 2.° desse artigo que “o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”. Veja-se, porém, que o ônus da prova cabe ao titular do registro de marca, e não do autor do requerimento de caducidade.
Por outro lado, dispõe o art. 145 da LPI que “não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos”. Nesse caso, basta o titular do registro de marca indicar o processo administrativo anterior em que ele comprovou o uso da marca ou justificou seu desuso, o que obrigará o INPI a não conhecer do novo requerimento. Por fim, prevê o art. 146 da LPI que “da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”.
O STJ já decidiu que o reconhecimento da caducidade da marca, ao contrário da declaração de sua nulidade, produz efeitos ex nunc, isto é, não retroagem.
Processo civil. Embargos de divergência em recurso especial. Deserção e ausência de representação processual inocorrentes. Civil. Propriedade industrial. Marca. Caducidade. Efeitos prospectivos (ex nunc). Finalidade da lei. (...) 5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (ex nunc). 6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação. 7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que reconhece efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca industrial (EREsp 964.780/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2.ª Seção, j. 10.08.2011, DJe 29.08.2011).
Como já mencionamos no início deste capítulo, a LPI, além de proteger os bens da propriedade industrial – invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca –, também reprime a concorrência desleal – matéria relacionada ao direito econômico – e as chamadas indicações geográficas.
De acordo com o art. 176 da LPI, “constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem”. A repressão às falsas indicações geográficas é de extrema importância, uma vez que a indicação inverídica do local de origem ou de procedência do produto ou serviço pode induzir o consumidor a erro.
A indicação de procedência está disciplinada no art. 177 da LPI, que assim dispõe: “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”.
A denominação de origem, por sua vez, está disciplinada no art. 178 da LPI, que assim prescreve: “considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.
A cidade paulista de Franca, por exemplo, é um polo produtor de calçados, razão pela qual pode ser considerada uma indicação de procedência no que se refere a esse produto específico. O mesmo acontece com a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que pode ser considerada indicação de procedência para artigos de malharia, em razão da grande quantidade de fábricas desse setor lá sediadas.
Já a região de Champagne, na França, é um local que designa produto específico cujas qualidades estão a ela diretamente associadas, razão pela qual é considerada uma denominação de origem. Já no que se refere à cachaça, registre-se, a título de curiosidade, que a expressão “cachaça do Brasil” é considerada indicação geográfica pelo Decreto 4.062/2001.
O art. 179 da LPI prevê ainda que “a proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”.
Já o art. 180 da LPI faz uma ressalva à proteção legal, determinando que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”.
Não sendo o caso do art. 180, todavia, só podem usar a indicação geográfica aqueles produtores ou prestadores de serviços que (i) sejam estabelecidos no local e (ii) atendam requisitos de qualidade para tanto. É o que determina o art. 182 da LPI: “o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”.
O STJ já decidiu que o nome de um local considerado indicação geográfica não pode ser registrado como marca.
(...) – É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. – A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. (...) (REsp 989.105/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 08.09.2009, DJe 28.09.2009).
Um dos temas mais atuais no que diz respeito à propriedade industrial é o chamado trade dress, ou conjunto-imagem do produto. Nos Estados Unidos, o assunto é bastante conhecido e já tem lei específica, o Lanham Act. No Brasil, o tema ainda não é muito conhecido, mas já tem merecida atenção da doutrina especializada e já embasou decisões judiciais importantes e polêmicas.
Ocorre a violação ao chamado trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço.
Com base no conceito de trade dress, o TJSP, por meio de sua Câmara reservada de direito empresarial, julgou um caso que envolvia a China in box e a Uai in box.
Tutela antecipada que se concede inaudita altera parte – Sociedade titular da marca “China in box” que luta pela unicidade do signo e elementos identificadores, inclusive dos desenhos industriais registrados e que caracterizam a embalagens de seus produtos (delivery) – Sociedade requerida que oferece comida da culinária regional (mineira, principalmente) utilizando a expressão “Uai in box”, com entrega em pacotes iguais aos da autora – Prática ilícita e que obriga garantir exclusividade para não iludir consumidores e depreciar a força da marca forte – Provimento.
(...)
O patrimônio da autora (incluindo o trade dress) também é digno de ser considerado e cabe interpretar os aspectos da luta pela unicidade. Aqui comporta reflexão a noção de exclusividade e não cabe restringir esse alcance para comida chinesa, porque em sendo acolhido tal obviedade se permitirá que outras empresas de fast food utilizem o principal identificador do produto da autora, uma porta aberta para a contrafação que estimula a ideologia parasitária. Existe regra de mercado e o produto mineiro em caixa deverá ser exibido com marca diferente e não com o emprego do in box, que é exclusivo da autora. Por outro lado e embora se admita que o serviço delivery (agora em intensa expansão, principal em grandes centros urbanos) tenha que, necessariamente, empregar padrões comuns, como o tipo de embalagem, não se concebe que se utilizem os mesmos desenhos registrados pela autora, como está ocorrendo. Uma pizza deverá ser entregue dentro de uma caixa redonda e não há como privilegiar aquele que fez o primeiro desenho desse material; diferente, contudo, do produto da autora, que obedece a um desenho original e totalmente novo na área, competindo a quem deseja explorar tal segmento investir para encontrar fórmula distintiva (AI n.° 0138158-21.2012.8.26.0000, MM. Juiz Prolator Claudio Salvetti D’Angelo).
O STJ também já julgou um caso à luz do conceito de trade dress, que envolvia o conflito entre os sabonetes Protex e Francis Protection, este acusado de imitar o trade drees daquele. Confira-se o julgado:
Direito processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal. Concessão de liminar para determinar a substituição, em prazo razoável, das embalagens de produtos possíveis de serem confundidas com as utilizadas por marca concorrente. Possibilidade. Reexame de provas, em sede de recurso especial. Inviabilidade.
(...)
2. A decisão recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro”, e, portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função “paramarcárias”, que a doutrina denomina “Trade Dress”.
3. Dessarte, como o artigo 209, § 1.°, da Lei 9.279/1996 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de concorrência desleal, “nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje”, a revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
(...). (REsp 1.306.690/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.04.2012, DJe 23.04.2012).
Outros casos conhecidos de disputas judiciais em que se discutiu a violação ao trade dress foram os que envolveram a Mr. Cat contra a Mr. Foot (esta foi acusada de imitar as embalagens, a arquitetura das lojas etc.) e o Spoleto contra o Gepeto (este teve que repaginar seu estabelecimento após ser acusado de imitar o layout do concorrente).
Não posso deixar de externar minha opinião sobre o assunto, que obviamente é contrária ao pensamento dominante. Essas decisões, ao contrário do que dizem, não protegem os consumidores, mas os prejudicam, porque impedem que empresas sofram concorrência de “imitadores”, e diminuição de concorrência é algo que jamais pode ser benéfico para o consumidor.
1. (183.° Magistratura SP – VUNESP) São patenteáveis: I. descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II. o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação; III. técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos para aplicação no corpo humano; IV. a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Está correto apenas o contido em
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) II, III e IV.
(D) II e IV.
(E) IV.
2. (Magistratura Federal 5.ª Região – 2011) Com relação ao registro de invenções no INPI, assinale a opção correta.
(A) A extensão da proteção da patente é determinada com base no relatório descritivo do pedido, que pode ser modificado pelo autor até a publicação do resumo em revista oficial.
(B) Os litígios judiciais sobre a validade ou a defesa de direitos protegidos por patentes têm como foro necessário a justiça federal, em razão da natureza jurídica do INPI.
(C) O INPI pode iniciar procedimento administrativo para a anulação de patente no prazo de até cinco anos contados da concessão do registro, ocorrendo, após esse prazo, a decadência do poder da administração para invalidar o registro.
(D) Durante o processo administrativo de registro da patente no INPI, qualquer pessoa que demonstrar interesse poderá apresentar documentos no período entre a publicação do pedido e o final do exame.
(E) O registro de patente somente pode ser requerido pelo autor da invenção, que pode, a qualquer momento, dispor dos direitos patrimoniais protegidos pela patente por meio de acordo em separado.
3. Magistratura Federal 5.ª Região – 2011) A respeito do registro de marca no INPI, nos termos da Lei n.° 9.279/1996, assinale a opção correta.
(A) A proteção da marca não se limita à função de marcar produtos e serviços, podendo envolver também o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular da marca.
(B) Pessoa física pode requerer registro de marca desde que comprove ser empresária e demonstre estar o sinal visual relacionado à atividade que efetivamente exerce.
(C) O uso de marca de alto renome confere proteção ao seu titular em todos os ramos de atividade, independentemente de registro prévio no INPI.
(D) Para ser registrado como marca, o sinal visual deve reunir as seguintes características: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade comercial ou industrial.
(E) Cabe aos empresários do respectivo setor requerer marca de certificação de produto, demonstrando que sua fabricação decorre de atividade exercida efetiva e licitamente.
4. (MAGISTRATURA/AC – CESPE/2012) A empresa A ajuizou, contra a empresa B, ação ordinária indenizatória por perdas e danos, com o propósito de abstenção do uso da marca comercial Y, alegando ocorrência de prática de concorrência desleal. Com relação à situação hipotética acima apresentada e ao uso da marca em geral, assinale a opção correta.
(A) Nos termos da interpretação jurisprudencial, a ação para reparação de danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em 20 anos.
(B) A declaração de nulidade da marca tem efeitos ex nunc no caso de registro deferido em desacordo com a lei.
(C) A reprodução da marca registrada sem autorização do titular é crime de concorrência desleal, podendo o prejudicado ajuizar ação civil indenizatória somente após a decisão criminal condenatória.
(D) De acordo com a jurisprudência, caracteriza-se violação à marca quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor, que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes, presumindo-se sempre prejudicial a quem a lei confere a titularidade o uso indevido de marca alheia.
(E) Em termos legais, o juiz deve determinar a sustação da violação de todas as mercadorias que contenham imitação flagrante da marca registrada.
5. (MAGISTRATURA/BA – CESPE/2012) Segundo a doutrina, os primeiros casos de proteção de direitos datam da segunda metade do século XV, época em que surgiram os processos mecânicos de impressão. Com relação ao direito de propriedade industrial, assinale a opção correta.
(A) Para que o desenho industrial possa ser registrado e para que o seu criador, por consequência, faça jus à exclusividade sobre ele, deve estar presente, entre outros requisitos, a novidade, caracterizada como a configuração visual distintiva em relação a outros objetos.
(B) Modelo de utilidade é o instrumento, utensílio ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de invenção preexistente; há certa semelhança entre a invenção propriamente dita e o modelo de utilidade, sendo este dependente daquela, ou seja, o modelo de utilidade tem, como ponto de partida, um objeto já inventado.
(C) No início da discussão a respeito da natureza jurídica da propriedade industrial, alguns doutrinadores qualificaram os direitos do autor e do inventor como simples privilégio concedido pelas leis ao criador da obra ou da invenção; hoje, entretanto, predomina a corrente doutrinária segundo a qual a natureza jurídica é um direito obrigacional, que cria vínculo entre a sociedade e o autor ou inventor.
(D) O registro de uma marca decorre da obediência ao princípio da especialidade, através da proteção do uso em produtos ou serviços similares; quanto à apresentação ou forma da marca, define-se como tridimensional aquela apresentada através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras ou números, desde que escritos de maneira diferenciada e original.
(E) Compreende-se no estado de técnica a divulgação da invenção, seja pelo inventor, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou por terceiros mediante informações obtidas do inventor, se isso ocorrer nos seis meses que antecederem a data do depósito, denominado, pela doutrina, de período de graça.
6. (MAGISTRATURA/PR – 2012) Sobre patentes, Assinale a alternativa correta.
(A) Para vir a ser patenteada, uma invenção precisaria atender aos requisitos da novidade, uso prático e aplicação industrial.
(B) Se um determinado inventor obtém a patente de sua invenção, é lícito supor que poderá exercer o direito de impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente pelo prazo de 20 anos a contar da data da concessão da patente.
(C) A proibição de patenteabilidade de material biológico, no todo ou em parte, não abrange as plantas geneticamente modificadas que possam vir a ter aplicação industrial.
(D) Embora a falta do pagamento da retribuição anual devida ao INPI seja hipótese de extinção da patente, é possível, contudo, restaurá-la mediante solicitação e pagamentos específicos.
7. (MAGISTRATURA/PR – 2012) Assinale a alternativa correta.
(A) O desenho industrial se refere a resultado visual novo e original que tenha aplicação industrial e permita uma melhor fruição do produto.
(B) O pedido de registro de desenho industrial pode ser feito de modo a incluir ilimitadas variações sobre o resultado visual, desde que se destinem ao mesmo propósito e contenham a mesma característica preponderante.
(C) A marca de produto se destina a distinguir um produto de outro idêntico ou semelhante, podendo, para tanto, utilizar-se de cores, indicações geográficas ou letras.
(D) O detentor de marca notória em seu ramo de atividade pode pretender que seja indeferido pedido, de terceiro, de registro de sua marca, mesmo não tendo registrado ou depositado sua marca no Brasil.
8. (MAGISTRATURA/RJ – TJ/RJ – 2012) A proteção jurídica do desenho industrial
(A) não poderá ser garantida a qualquer obra de caráter puramente artístico.
(B) depende da obtenção de patente.
(C) ocorre independentemente do registro, por se tratar de direito de autor.
(D) depende do registro, que não poderá ser prorrogado, como no caso das marcas.
GABARITO: As respostas destes testes encontram-se no final do livro.
