Rubens Requião1 destaca que “O empresário, sobretudo para o efeito de fixar sua clientela, foi levado a imaginar sinais ou expressões distintivas, para individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade. Surgem, assim, bens de natureza imaterial, incorpórea, frutos da inteligência e engenho do empresário”.
O reconhecimento desses bens e da respectiva necessidade de protegê-los determinou a estruturação de uma disciplina própria que ficou conhecida por propriedade industrial, entendida como o “conjunto de normas e institutos que têm como objetivo a proteção dos bens imateriais pertencentes ao empresário e ligados à atividade por ele desenvolvida”2. A Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei 9.279/1996), portanto, regula e disciplina os direitos imateriais que se integram, como elementos, na empresa.
A lei em comento tem origem constitucional, dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais, cujo texto se encontra no inciso XXIX do art. 5.° da CF.
De acordo com o art. 2.° da LPI, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
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Concessão |
de patentes: |
de invenção |
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de modelo de utilidade |
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de registro: |
de desenho industrial |
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de marca |
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Repressão |
às falsas indicações geográficas; |
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à concorrência desleal. |
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Esses direitos industriais, advindos da propriedade industrial, são concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é uma autarquia federal instituída pela Lei 5.648/1970. De acordo com o art. 5.° do aludido diploma, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis.
Nesse sentido é a lição de Gabriel Di Blasi, em que o bem para a propriedade intelectual “é tudo aquilo, incorpóreo e móvel, que, contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, já que possui função concorrencial no plano econômico”3. Assim, somente após a devida obtenção da concessão pelo INPI é que se tem garantido o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca (lembre-se de que a proteção do nome empresarial, que se inicia com arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial, não depende desses atos). Antes de tal ato, não há que se falar em qualquer tipo de reivindicação.
E o que seria, por fim, propriedade intelectual? Seria o direito de usar, gozar e dispor de um bem incorpóreo e móvel, e que pode ser artístico, técnico e científico. Segundo Di Blasi, a propriedade intelectual regularia as ligações do autor, ou criador, com o bem incorpóreo e a propriedade industrial, como “um episódio” da propriedade intelectual (leia-se espécie), trataria da “proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis tecnicamente, de forma prática, nos diversos segmentos das indústrias”, ou seja, aqueles direitos informados anteriormente no art. 2.° da LPI4.
Patente é o título que formaliza o privilégio de invenção ou de um modelo de utilidade. É um privilégio temporário segundo a própria Carta Magna designa (“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização…” – art. 5.°, XXIX). Também é denominada de carta patente ou carta de privilégio.
De acordo com o art. 6.° da Lei 9.279/1996, ao autor de invenção ou de um modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Atente-se que se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação (art. 7.°).
A patente está ligada à invenção e ao modelo de utilidade. Invenção é algo novo (antes inexistente), fruto da atividade inventiva do homem, e que tenha aplicação industrial. É um bem incorpóreo. Nas palavras de Gabriel Di Blasi, a “invenção, embora possa aludir a um produto, aparelho ou processo, entre outros, não é a representação corpórea destes objetos. Trata-se de uma concepção, isto é, um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa ou um conjunto de pessoas especiais – os inventores –, as quais utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência possibilitam a obtenção de um bem corpóreo”5.
Já o modelo de utilidade, também chamado de “pequena invenção”, é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, como, por exemplo, teclas novas em um celular para facilitar o seu manuseio. O art. 10 da LPI indica o que não é invenção ou modelo de utilidade, e, portanto, não patenteável.
A invenção e o modelo de utilidade, para que possam ser patenteados, estão sujeitos aos seguintes requisitos conforme aponta Fábio Ulhoa Coelho6:
a) novidade – a invenção ou o modelo de utilidade devem ser novos (quando não compreendidos no estado da técnica), desconhecidos, não bastando apenas ser originais, pois a originalidade não é requisito (art. 11 da LPI);
b) atividade inventiva – ou ato inventivo, deve despertar nos técnicos do assunto o sentido de real progresso, não decorrendo de maneira evidente ou óbvia, comum ou vulgar do estado da técnica (arts. 13 e 14 da LPI);
c) aplicação industrial – só pode ser patenteada a invenção ou o modelo de utilidade que apresentem aproveitamento industrial, podendo ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria (art. 15 da LPI);
d) não impedimento – as invenções ou modelos de utilidade não podem afrontar a moral, os bons costumes, a segurança, a ordem, e a saúde pública, estando impedidas de serem patenteadas (art. 18, I, da LPI). Também não são patenteáveis as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, inclusive a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico (art. 18, II, da LPI), bem como não é patenteável o todo ou parte de seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade previstos no art. 8.° e que não sejam mera descoberta (art. 18, III, da LPI).
Somente após o preenchimento desses requisitos e o devido procedimento administrativo (por exemplo, o pedido de patente fica 18 meses em sigilo contados da data de depósito), será concedida pelo INPI a respectiva patente (ato administrativo constitutivo), que é a garantia da exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade.
Observa-se que o estado da técnica, citado anteriormente, segundo o § 1.° do art. 11 da LPI, é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (observados os arts. 12, 16 e 17 da LPI). Em outras palavras, se alguém tiver conhecimento da invenção a ser patenteada e compreendê-la, faltará o requisito da novidade para a obtenção da patente.
A própria lei confere um período de graça – de 12 meses – em que o inventor poderá divulgar em congressos científicos, por exemplo, a sua invenção ou modelo de utilidade antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de patente sem que seja considerada como estado da técnica (perdendo, assim, a novidade), ciência do art. 12 da LPI.
O prazo de vigência (por isso é um “privilégio temporário”) da patente de invenção é de 20 anos; da patente de modelo de utilidade, 15 anos. Ambos contados a partir do depósito no INPI. Durante o prazo de vigência, o seu titular tem o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI).
Para assegurar ao inventor um tempo razoável de uso da invenção ou do modelo de utilidade, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos para as invenções, e de 7 anos para os modelos de utilidade, contados da expedição da respectiva patente, conforme o expresso no art. 40 da LPI. Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo de duração da patente.
O titular da patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para que terceiros explorem sua invenção ou modelo de utilidade (art. 61) e este contrato deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos erga omnes. A lei denomina esta disponibilidade contratual de licença voluntária.
Para coibir o mau uso da patente de invenção decorrente da sua não utilização de acordo com o interesse social (de forma abusiva ou com abuso do poder econômico), a LPI previu a licença compulsória para permitir que outros empresários interessados e capacitados possam explorar a invenção mediante remuneração ao dono da patente e independentemente da sua anuência.
O titular da patente tem o prazo de 3 anos contados da expedição do ato para dar início à exploração da invenção, sob pena de ver explorada por outro empresário graças à licença compulsória. O licenciado compulsório, por sua vez, tem o prazo de 2 anos para dar início à exploração da invenção. Se este último também não explorar a patente de forma satisfatória, opera-se a caducidade da patente, caindo a invenção em domínio público. De acordo com o art. 72 da LPI, as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
São hipóteses de extinção da patente, presentes no art. 78 da LPI, as seguintes:
• expiração do prazo de vigência;
• renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
• falta do pagamento da taxa denominada “retribuição anual” devida ao INPI;
• falta de representante no Brasil, quando o titular é domiciliado no exterior.
Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
O registro, por sua vez, está ligado ao desenho industrial e às marcas, e da mesma forma que a patente, deve ser realizado junto ao INPI e tem caráter de ato administrativo constitutivo, pois o art. 94 da LPI deixa claro: a obtenção do registro confere propriedade ao titular do direito industrial.
O desenho industrial, no entendimento de Rubens Requião7, “é toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou empresarial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado”.
Segundo o art. 95 da LPI, “Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. Mas não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98). Duas são as funções do desenho industrial ou design (como também é chamado): (1) dar uma ornamentação ao produto e (2) distingui-lo de outros.
O registro do desenho industrial está sujeito ao atendimento de certos requisitos estabelecidos na LPI, como:
a) novidade – o desenho industrial, bem como a invenção e o modelo de utilidade, deve ser novo, ou seja, ainda não compreendido no estado da técnica (art. 96 da LPI);
b) originalidade – tem que apresentar, esteticamente, características e contornos próprios, não encontrados em outros objetos, quando dele resulte uma configuração visual distintiva (art. 97 da LPI);
c) desimpedimento – a lei também impede o registro de desenhos industriais que atentem contra a moral e os bons costumes, que ofenda a honra ou imagem de pessoas, à liberdade de consciência, crença, culto religioso, etc. (art. 100 da LPI).
Como também acontece com a patente, somente após o preenchimento desses requisitos e o devido procedimento administrativo, será concedida pelo INPI o respectivo registro do desenho industrial (arts. 101 a 106 da LPI). Concedido o registro de desenho industrial, o prazo de vigência será de 10 anos, contados a partir do depósito, prorrogável por mais três períodos sucessivos de 5 anos cada.
O registro extingue-se pelos motivos apontados pelo art. 119 da LPI e que são praticamente idênticos às razões de extinção da patente, com apenas um diferencial: a falta de pagamento da taxa de retribuição do registro tem incidência quinquenal, e da patente, anual.
A marca é todo sinal distintivo aposto, facultativamente, aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los de outros, idênticos ou semelhantes, de origem diversa. O art. 122 da LPI dispõe que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.
De acordo com o art. 123 da LPI, têm-se os seguintes tipos de marca:
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Marca de PRODUTO OU SERVIÇO |
É aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; |
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Marca de CERTIFICAÇÃO |
É aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; |
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Marca COLETIVA |
É aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. |
Para que a marca possa ser registrada, também é necessário o atendimento aos requisitos empregados ao desenho industrial:
a) novidade – que não precisa ser absoluta, mas tão somente relativa. A novidade não precisa ser, necessariamente, criada pelo empresário;
b) não impedimento ou licitude – não são registráveis como marca as diversas hipóteses do art. 124 da LPI;
c) não colidência com marca notória, ou originalidade – as marcas notórias, mesmo não estando registradas no INPI, gozam da tutela do direito industrial, conforme o art. 126 da LPI, pois o Brasil é signatário à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.
O titular de uma marca terá direito à sua exploração nos limites fixados pela classificação econômica das diversas atividades de indústria, comércio e serviços feita pelo INPI, não podendo opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário em atividade enquadrada fora da classe em que obteve o seu registro. A única exceção a essa regra existe para as marcas de alto renome (art. 125 da LPI). Quanto a estas, Fábio Ulhoa Coelho destaca que “O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado”8. Concedido o registro de marca de alto renome, seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.
Atente-se que a marca de alto renome (art. 125) não é a mesma coisa que a marca notoriamente conhecida (art. 126), pois aquela tem proteção absoluta, ou seja, em qualquer classe de serviço e produto. Por exemplo, a Coca-Cola, que representa uma marca do segmento de refrigerante e refrescos, por ser de alto renome impede que outros venham a tentar registrar o mesmo nome para uma linha de veículos automotores.
O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contado da data da concessão do registro e prorrogável por períodos iguais e sucessivos. A prorrogação deve ser requerida sempre no último ano de vigência do registro.
O registro da marca também se extingue pelas hipóteses do desenho industrial, exceto pela falta de pagamento da retribuição, que é uma taxa que deve ser paga na concessão e a cada prorrogação do registro (de dez em dez anos) e pela caducidade (que só ocorre com as marcas).
O registro de marca caduca (art. 143 da LPI):
– se sua exploração não tiver início no Brasil em 5 anos, a contar da data de concessão do registro de marca;
– na hipótese de interrupção desta exploração por período de 5 anos consecutivos;
– de alteração substancial da marca.
De acordo com o art. 225 da LPI, “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.
Por fim, o registro dos domínios de internet não é função do INPI, e sim, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, que é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. O registro de domínio observa a ordem de chegada, mas se houver conflito de anterioridade com o registro de marca pelo INPI, prevalece este último.
1. (VII Exame de Ordem Unificado – FGV) Sobre as marcas, é correto afirmar que
a) a marca de alto renome é sinônimo de marca notoriamente conhecida.
b) a vigência do registro da marca é de 5 (cinco) anos, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
c) é permitida a cessão do pedido de registro de marca, caso o cessionário atenda aos requisitos legais.
d) a marca de produto ou serviço é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
2. (OAB/Nacional 2007.II) Cristiano, designer de uma fábrica de móveis, criou uma mesa inovadora, de forma oval e que se sustenta em apenas três pés. Desejando registrar o objeto como desenho industrial, Cristiano dirigiu-se ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), onde fez o depósito do respectivo pedido. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção incorreta.
a) Caso o desenho industrial referente à mesa de Cristiano seja contrário à moral ou aos bons costumes ou ofenda a honra ou a imagem de pessoas, esse desenho não é registrável.
b) A propriedade do desenho industrial referente à mesa de Cristiano adquire-se pelo registro validamente concedido.
c) Caso seja solicitado por Cristiano o registro na ocasião do referido depósito, o seu pedido poderá ser mantido em sigilo por determinado prazo legal, após o qual será processado.
d) Caso o pedido de Cristiano seja aprovado, o registro vigorará pelo prazo improrrogável de 5 anos.
3. (OAB/Nacional 2008.I) Segundo o art. 122 da Lei n.° 9.279/1996, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Com base no regime jurídico das marcas, previsto nessa lei, assinale a opção correta.
a) À marca de alto renome será concedida proteção em seu ramo de atividade, independentemente de estar registrada no Brasil.
b) À marca coletiva, se devidamente registrada no Brasil, será concedida proteção para ser utilizada por todos os que atuarem no correspondente ramo de atividade.
c) À marca de produto ou serviço será concedida proteção para distinguir produto ou serviço de outro, idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
d) À marca notoriamente conhecida, desde que registrada no Brasil, será concedida proteção em todos os ramos de atividade.
4. (OAB/Nacional 2008.II) De acordo com as leis brasileiras, considera-se criação passível de ser objeto de direito de patente
a) a pintura em que se retrata a imagem de um grupo de pessoas.
b) o livro científico em que se descrevem aplicações de medicamentos.
c) o método cirúrgico de transplante de coração em animais.
d) um processo de fabricação de tinta.
5. (OAB/Nacional 2009.III) De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, poderá ser registrado como marca
a) símbolo ou sinal específico formado por cores e denominações que estejam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
b) reprodução ou imitação de título, de moeda ou cédula de curso forçado da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios.
c) termo técnico que, usado na indústria, na ciência e na arte, tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.
d) sinal de caráter genérico comum, necessário ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, vedada a utilização de forma distintiva.
GABARITO: As respostas destes testes encontram-se no final do livro.
___________
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1, p. 112.
2 BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. 3. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 110.
3 DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 27.
4 Op. cit., p. 29.
5 Op. cit., p. 34.
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 85.
7 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1, p. 218.
8 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 90.